Допустимость регистрации географических названий как товарных знаков

Решение СИП от 01.06.21 по делу № СИП-24/2021

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.

Получить консультацию

История вопроса

Вопрос допустимости регистрации в качестве товарных знаков географических названий является одним из наиболее дискуссионных в судебной практике. Дело в том, что подобные обозначения могут ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения, изготовителя и других характеристик товаров и сформировать неверные о них представления.

Но это происходит не всегда и не со всеми обозначениями. Иногда географическое название воспринимается потребителями просто как красивое слово. Его использование не вызывает в потребителях каких-либо ожиданий относительно товаров или услуг. В таком случае оно может быть определено как фантазийное обозначение.

На практике разграничить две подобные ситуации бывает сложно.

В свое время СИП был даже подготовлен обзор (принят к сведению постановлением президиума СИП от 12.09.19 № СП-21/31) по данной проблеме.

Ключевые тезисы СИП: 

• оценка возможности восприятия обозначения как указания на место производства товара или нахождения изготовителя дается с учетом обстоятельств, сложившихся по состоянию на дату приоритета заявки на регистрацию товарного знака;
• при оценке восприятия обозначения как указания на место производства товара и нахождения изготовителя устанавливается известность среди адресной группы потребителей этого обозначения как географического названия;
• вопрос об известности географического названия разрешается с позиции обычного российского потребителя соответствующего товара;
• географическое название, известное потребителю, но не воспринимающееся в отношении заявленных товаров в качестве места их производства, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Исходя из данных критериев, СИП оценил возможность регистрации товарного знака «BERGLAND» в отношении товаров 25 и 35 классов МКТУ. Роспатент отказал в регистрации обозначения в связи с тем, что слово Bergland является лексической единицей немецкого языка и переводится как «горная страна, горный край». Кроме того, Bergland — это коммуна в Австрии, которая известна российскому потребителю. В обоснование этого вывода Роспатент сослался на представленную подателем возражения информацию из интернета, а также на сайты о погоде в Бергланде и о турах в Бергланд. СИП признал решение Роспатента недействительным. Он отметил, что основным вопросом для признания или непризнания охраноспособности словесного обозначения «BERGLAND» является известность этого обозначения как географического названия.

При отсутствии такой информации или недоступности ее для рядового потребителя (наличие информации в специализированных изданиях) такое словесное обозначение не способно вызывать ассоциативные связи с местом производства товаров, нахождением производителя. Суд отметил, что ссылка Роспатента на наличие в Австрии сети отелей с одноименным названием сама по себе не свидетельствует о наличии оснований для прекращения правовой охраны спорного товарного знака. Представленные в материалах дела доказательства также не содержат информации о наличии или отсутствии в период времени, связанный с регистрацией товарного знака, в доступных источниках сведений о географическом объекте, одноименном спорному товарному знаку. В таком случае о введении потребителей в заблуждении говорить не приходится (постановление президиума СИП от 19.03.14 по делу № СИП-161/2013).

В другом не менее резонансном деле СИП отменил решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению «LONDON MALL», заявленному на регистрацию в отношении услуг 35–42 классов МКТУ, по мотиву его несоответствия требованиям п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

При принятии указанного решения Роспатент исходил из того, что словесный элемент «LONDON» в комбинированном обозначении занимает доминирующее положение, это слово для российского потребителя однозначно ассоциируется со столицей Великобритании и может восприниматься как указание на место нахождения лица, оказывающего услуги. В таком случае есть вероятность введения потребителя в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги.

СИП не согласился с решением Роспатента. Суд отметил, что словесный элемент «LONDON» нельзя считать прямо содержащим сведения о лице, оказывающем определенные услуги. Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

В рассматриваемом случае словосочетание «LONDON MALL» наиболее вероятно будет восприниматься российским потребителем в его общеупотребительном значении «Лондонская аллея для прогулок», использованном для характеристики интерьера, общей «атмосферы» торгового комплекса, что очевидно свидетельствует о фантазийном характере словосочетания применительно к заявленным услугам и о его неспособности ввести в заблуждение в отношении места нахождения исполнителя услуг (постановление президиума СИП от 30.03.15 по делу № СИП-837/2014).

Примечательно, что ряд членов Научно-консультативного совета СИП высказывались против регистрации подобного товарного знака.

Спор

ИП Ермаков Я. А. подал в Роспатент заявку на регистрацию комбинированного товарного знака, который содержит графический элемент в виде латинской буквы «N», выполненной параллельными линиями красного цвета, и словесное обозначение «Neapol» в качестве знака обслуживания страховых и строительных услуг, сделок с недвижимостью (36 и 37 классы МКТУ). По результатам экспертизы Роспатент отказал в государственной регистрации обозначения в качестве знака обслуживания в связи с его несоответствием требованиям п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Он исходил из того, что в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «NEAPOL», который является транслитерацией названия итальянского города «НЕАПОЛЬ». Подобное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения лица, оказывающего услуги, и относительно места оказания услуг.

ИП Ермаков оспорил решение в СИП. СИП поддержал патентное ведомство и отказал в удовлетворении требования заявителя. 

Почему интересно

Суд признал, что обозначение со словесным элементом «Neapol» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с тем, что оно, во-первых, соотносится с названием географического объекта, хорошо известного российскому потребителю. Во-вторых, может вызвать ассоциации о происхождении услуг и месте нахождения лица, их оказывающего, не соответствующие действительности. Такое обозначение признается ложным и не может быть зарегистрировано.

Позиция Суда по интеллектуальным правам

СИП поддержал патентное ведомство и отказал в удовлетворении требования заявителя о признании решения Роспатента недействительным.

При принятии решения СИП исходил из следующих тезисов:

• Если географическое название не является местом производства товара и нахождения изготовителя, но может быть так воспринято, оно, соответственно, может быть признано ложным. Например, элемент «ХЕЛЬСИНКИ», заявленный в составе комбинированного обозначения в отношении товара «шкафы-купе» московским мебельным комбинатом. Такому обозначению нецелесообразно предоставлять правовую охрану как способному ввести в заблуждение.
• Роспатент обоснованно решил: чтобы определить, является ли заявленное обозначение ложным, способным ввести в заблуждение, целесообразно проанализировать смысловое значение каждого элемента, входящего в состав заявленного обозначения. Это позволит определить те элементы, которые могут быть отнесены к описательным, к географическим названиям, и те, которые могут вызвать ассоциативное представление у потребителя о характеристиках товара, сведениях об изготовителе.
• В отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопрос: описывает ли элемент товары ложно? Может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение? Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить:
     — являются ли ложные указания правдоподобными;
     — являются ли ассоциативные представления правдоподобными;
     — поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель.
  
  Нуждаются в установлении вероятные ассоциативные связи, возникающие у средних потребителей, являющихся адресатами конкретных товаров, в отношении конкретного обозначения.
• Словесный элемент заявленного обозначения «Neapol» представляет собой транслитерацию названий города и порта в Южной Италии «Неаполь». При этом, согласно общедоступным сведениям, Неаполь является крупным городом Италии, местом производства различного вида товаров, а также оказания значительного числа услуг, в том числе услуг, связанных с недвижимостью, инвестициями, строительством, обслуживанием оборудования, а также оказанием бытовых услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.
• При таких обстоятельствах Роспатент обоснованно исходил из того, что смысловое значение заявленного обозначения способно порождать у потребителя правдоподобные географические ассоциации относительно места нахождения лица, оказывающего услуги, а также места их оказания. Вместе с тем, Неаполь не является местом нахождения заявителя, а также местом оказания услуг, так как заявитель зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории РФ, находится в Краснодарском крае. Следовательно, наименование способно порождать в сознании потребителя представление о месте нахождения лица, оказывающего услуги, которое не соответствует действительности, поскольку заявителем является лицо, расположенное в совершенно другом регионе.