Иск о нарушении исключительного права как злоупотребление

Что доказывали

Правообладатель (истец) предъявил иск о нарушении исключительного права на товарный знак при наличии следующих условий:

• спорное обозначение в течение нескольких лет до регистрации его в качестве товарного знака использовалось для целей индивидуализации своей деятельности несколькими физическими лицами, которые впоследствии стали учредителями обществ — истца и ответчика. Истец зарегистрировал на себя товарный знак;
• до корпоративного конфликта истец и ответчик (юридические лица) были аффилированными лицами, генеральный директор и соучредитель истца обладал преобладающей долей участия в обществе ответчика; они находились в партнерских отношениях, сотрудничали. При этом товарный знак использовал главным образом ответчик;
• Истец предъявил иск к ответчику после корпоративного конфликта в обществе-истце, повлекшем смену генерального директора.

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.

Получить консультацию

Истец требовал признать действия ответчика нарушением исключительного права, запретить ему использовать товарный знак и взыскать с него существенную компенсацию.

Ответчик в отзыве на иск просил отказать в удовлетворении требования о нарушении исключительного права. Он утверждал, что не нарушал исключительных прав на товарный знак истца, так как последний в течение длительного времени не запрещал ему использовать обозначение.

Данное дело мы будем рассматривать со стороны ответчика, обоснования его позиции.

Почему проиграли

Суд удовлетворил требования истца. Ответчик проиграл.

Обоснование предельно простое. Суд исходил из следующего:

• факт наличия у истца исключительного права на товарный знак не оспаривается;
• факт использования спорного обозначения ответчиком подтвержден материалами дела;
• ответчиком не было получено разрешение на использование данного товарного знака, которое выражалось бы в заключении лицензионного договора.

Как ответчик мог выиграть

Ответчику нужно было доказать следующее.

1) Действия истца являются недобросовестными и представляют собой злоупотребление правом в связи с тем, что спорное обозначение:

• до даты приоритета активно использовалось несколькими лицами (коллективом);
• истец и ответчик на момент регистрации и начала использования товарного знака являлись связанными, аффилированными лицами, обозначение использовалось ответчиком под контролем истца;
• истец и ответчик изначально находились в партнерских отношениях, товарный знак регистрировался в интересах их обоих.

При наличии подобных обстоятельств можно заключить, что правообладатель предъявлял иск в целях причинения вреда своему бывшему партнеру, действовал недобросовестно.

Задача-минимум в таком случае — добиться существенного снижения размера взыскиваемой компенсации. Задача-максимум — добиться полного отказа в удовлетворении иска о нарушении исключительного права. Последняя задача является наиболее сложной, так как отказ в защите исключительного права на товарный знак приведет к тому, что обозначение будут использовать несколько лиц. Это может привести к введению потребителей в заблуждение.

2) Истец утратил возможность ссылаться на факт незаконного использования товарного знака в связи с тем, что в течение длительного времени не препятствовал ответчику использовать товарный знак. По сути, разрешал, пусть и без формальных подтверждений.

То есть истцу изначально было известно об использовании ответчиком сходного с его товарным знаком обозначения, при этом он продолжал сотрудничать с ответчиком, не предъявлял в течение длительного времени каких-либо претензий. Вследствие этого у ответчика сформировалась уверенность в том, что правообладатель согласен на такое использование товарного знака. В иске о нарушении исключительного права может быть отказано на основании принципа эстоппеля.

Академический взгляд

Ст. 10 ГК РФ не допускает осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. При этом, как разъяснил Пленум ВС РФ в п. 1 постановления от 23.06.15 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Важная правовая позиция была сформулирована в постановлении Высшего арбитражного суда РФ (ВАС РФ) от 02.04.13 № ВАС-15187/12:

ООО «Телеросс» предъявило иск к ОАО «Мурманские мультисервисные сети» о нарушении исключительного права на товарные знаки «МОРЕ ТВ» и «ОКЕ@Н ИНТЕРНЕТ». Суды трех инстанций удовлетворили требования истца о запрете на дальнейшее использования товарного знака и выплате значительной компенсации. ВАС же отправил дело на новое рассмотрение. Он признал, что ответчик использовал тождественные с зарегистрированными товарными знаками обозначения. Вместе с тем, он пришел к выводу, что истец злоупотребил своим правом на товарный знак. По мнению ВАС, на недобросовестность истца указывали, в частности, следующие обстоятельства: 

• на дату подачи заявки на регистрацию спорных товарных знаков генеральным директором и учредителем общества истца являлся Шульга Д. А., который одновременно являлся руководителем коллективного исполнительного органа общества ответчика;
• между сторонами был подписан договор об отчуждении исключительного права на упомянутые товарные знаки, согласно которому исключительное право на товарные знаки передается на безвозмездной основе обществу-ответчику. Однако договор не прошел государственную регистрацию и по этим основаниям признан недействительным вступившим в законную силу решением суда.

Как отметил ВАС, «действия истца, посредством которых стало возможным использование ответчиком спорных обозначений и последующее предъявление к ранее зависимому лицу требований в размере, превышающем годовую прибыль и стоимость его активов, могут свидетельствовать о злоупотреблении предоставленным истцу правом на судебную защиту». При этом ВАС РФ подчеркнул, что при решении вопроса об удовлетворении или отказе в удовлетворении иска о нарушении исключительного права на товарный знак суды должны были учесть «предшествующие отношения сторон, их намерения по передаче исключительных прав на товарные знаки, а также осуществление совместных действий по использованию спорных обозначений».

Судом была подтверждена необходимость исследования предшествующих подачи иска о нарушении исключительного права отношений сторон. В силу отношений «материнская — дочерняя компания», наличия у истца и ответчика на момент начала использования последним товарного знака общего генерального директора правоприменитель справедливо признал недобросовестным последующие действия материнской компании по обращению с требованием о защите нарушенного права.

Таким образом, ВАС сформулировал вполне четкую правовую позицию, в соответствии с которой предъявление правообладателем иска о нарушении исключительного права на товарный знак может быть признано злоупотреблением правом в ситуации, когда истец и ответчик на начало использования товарного знака являлись связанными лицами (руководящие должности в них занимали одни и те же лица), и истцу было известно об использовании ответчиком товарного знака задолго до предъявления иска о нарушении.

Не менее показательным в рассматриваемом аспекте является постановление СИП от 26.12.13 № С01-262/2013 по делу № А60-41938/2012, вынесенное по иску о нарушении исключительного права на товарный знак «Do-up».

Истец — обладатель прав на товарный знак «Do-up» в отношении товаров 41 класса — обратился в суд иском к Шукурову В. В. и ООО «ДУ-АП» о нарушении его исключительных прав путем использования тождественного товарному знаку обозначения в фирменном наименовании, доменном имени и других способах адресации; на документации, связанной с оказанием услуг, для индивидуализации музыкальной группы.

Как было установлено судами, до регистрации в качестве товарного знака обозначение «Do-up» использовал не только истец, но и иные лица, являвшиеся участниками музыкальных коллективов с соответствующим наименованием, начиная с конца 2005 года.

Суды трех инстанций, включая СИП, признали требования истца не подлежащими удовлетворению. Они исходили из того, что истец, предъявив иск о нарушении исключительного права к ответчику, злоупотребил правом. Как отметил СИП, «владелец товарного знака не вправе запрещать использовать спорное обозначение лицу, которое добросовестно его применяло для индивидуализации своей музыкальной группы и иной своей деятельности и которое стало известно в обороте до даты приоритета товарного знака». Данная правовая позиция накладывается на описанную выше ситуацию, при которой обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, до даты приоритета добросовестно использовалось для обозначения творческого коллектива, который осуществлял концертную деятельность, участвовал в различных юмористических проектах.

В постановлении от 03.07.19 № С01-561/2019 по делу № А32-39138/2018 СИП сформулировал позицию, в соответствии с которой «партнеры имеют право на созданный в совместной деятельности товарный знак, даже если он оформлен на одного из них». Фабула данного дела следующая. Компаньоны придумали товарный знак и зарегистрировали его на одного из них. Впоследствии правообладатель потребовал с бывшего партнера компенсацию за незаконное использование знака. Суды трех инстанций признали требования не подлежащими удовлетворению. Они квалифицировали действия истца по предъявлению иска о нарушении исключительного права в качестве злоупотребления правом. Они исходили из следующего: 

• Товарный знак регистрировался в интересах партнеров в период их совместной деятельности.
• Ответчик продолжал выпускать продукцию, для индивидуализации которой был создан знак. Истец, напротив, после регистрации права не использовал товарный знак.

Следовательно, действительной целью подачи иска было причинение вреда ответчику, а не защита нарушенного права.

Таким образом, суды охотно признают предъявление иска о нарушении исключительного права на товарный знак злоупотреблением правом в ситуациях, когда:

• данное обозначение до даты приоритета активно использовалось несколькими лицами (коллективом);
• истец и ответчик на момент регистрации и начала использования товарного знака являлись связанными, аффилированными лицами, обозначение использовалось ответчиком под контролем истца;
• истец и ответчик изначально находились в партнерских отношениях, товарный знак регистрировался в интересах их обоих.

При наличии подобных обстоятельств можно заключить, что правообладатель предъявлял иск в целях причинения вреда своему бывшему партнеру и действовал недобросовестно.

Справедливости ради заметим, что в судебной практике встречаются и противоположные решения. Весьма показательным является постановление СИП от 28.10.15 по делу № А65-25801/2014.

Обозначение «ArctikLine» изначально использовалось в отношении однородных товаров двумя компаниями, которые вели свою деятельность в одном помещении и долгое время сотрудничали. Впоследствии одна из них зарегистрировала данный товарный знак на себя и предъявила к другой компании иск о нарушении исключительного права и взыскании компенсации. Таким образом, субъект не только опередил своего конкурента, зарегистрировав товарный знак, но и пытался с его помощью блокировать деятельность конкурента. Ответчик предъявил встречный иск, требуя признать действия истца по регистрации товарного знака «злоупотреблением правом (недобросовестной конкуренцией)». Рассматривая спор с учетом положений ст. 10 ГК РФ, ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, СИП констатировал недоказанность оснований для признания злоупотребления правом со стороны истца при регистрации на его имя товарного знака «ArctikLine». Как отметил суд, того факта, что лицо знало об использовании третьими лицами сходного обозначения до даты приоритета товарного знака, «недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно».

Единственным аргументом для отказа суда удовлетворить встречный иск при этом стало отсутствие у субъекта цели воспользоваться репутацией известного бренда. Суд, таким образом, свел все возможные формы недобросовестной регистрации к одному — «паразитарной конкуренции». Признаки последней отсутствовали в рассматриваемом споре. Между тем сам по себе этот вывод ничего не доказал, так как возможны и иные формы недобросовестной регистрации. Как представляется, суть дела заключалась в другом.

Предъявление иска о нарушении исключительного права на товарный знак и взыскании значительной компенсации можно квалифицировать в качестве злоупотребления правом при условии, что спорное обозначение изначально совместно использовалось несколькими субъектами предпринимательской деятельности. При этом правообладатель фактически допускал использование товарного знака иным лицом и после регистрации обозначения. Другой вопрос, какими должны быть последствия признания судом действий истца злоупотреблением правом. В некоторых случаях суды полностью отказывали в удовлетворении иска о нарушении исключительного права, допуская одновременное использование товарного знака и истцом, и ответчиком. Более оправданным представляется решение Президиума ВАС РФ по товарным знакам «МОРЕ ТВ» и «ОКЕ@Н ИНТЕРНЕТ». Полного отказа в защите праве не произошло, — требования истца о запрете на использование ответчиком спорного обозначения были удовлетворены. Направив дело на новое рассмотрение, суд поставил под сомнение возможность удовлетворения требования о взыскании компенсации.

Подобный подход является единственно оправданным в данной ситуации. В каких бы правоотношениях изначально ни состояли между собой истец и ответчик, бездоговорное параллельное использование такого обозначения несколькими лицами, которые, к тому же, оказались между собой в состоянии конфликта, противоречит сущности товарных знаков и способно нарушить интересы потребителей. При установлении с одной стороны факта нарушения исключительного права, а с другой — злоупотребления правом, необходимо определить, кто из субъектов сможет продолжить использование соответствующего обозначения.

Регистрация товарного знака была добросовестной — правообладатель зарегистрировал на себя свободное обозначение в целях использования его в своей деятельности. Вполне вероятно, что с соответствующим обозначением постепенно начала связываться его положительная репутация. Таким образом, какие-либо основания для лишения его исключительного права на товарный знак отсутствуют. Использование же ответчиком чужого товарного знака должно быть прекращено. В то же время действия правообладателя по подачи иска против ответчика носят явно недобросовестный характер. Взыскание с последнего в данном случае существенной компенсации будет явно несправедливым. Наиболее оправданным представляется отказать в удовлетворении требования о компенсации при удовлетворении требования о запрете на использование патентоохраняемого объекта.

Полный отказ в защите права на товарный знак и последующее аннулирование регистрации товарного знака Роспатентом на основании судебного решения возможно, когда субъект регистрировал на себя в качестве товарного знака обозначение, используемое иным субъектом, чтобы блокировать деятельность конкурента, причинить ему вред. При этом у заявителя не было правомерного интереса в использовании такого обозначения.

В отличие от результатов интеллектуальной деятельности, прежде всего, объектов патентного и авторского права, товарные знаки не обладают ценностью сами по себе, пока не выступают в качестве средств индивидуализации конкретных товаров, работ, услуг. Как справедливо было отмечено Р. Познером, товарный знак не является общественным товаром, он обладает социальной ценностью только тогда, когда используется для обозначения конкретного бренда.

В отечественной доктрине называют два основных объективных признака товарных знаков: инструментальный и служебный характер. Инструментальный характер знака проявляется в том, что «он представляет собой некое средство, инструмент, с помощью которого можно вызвать представление об обозначаемом им объекте». Служебный характер знака заключается в том, что «он как условное обозначение может использоваться для индивидуализации поименованных в законе объектов, а именно товаров, работ или услуг».

Посредством маркирующих товары или услуги обозначений потребители определяют источник их происхождения, сохраняют представления о характеристиках продукта конкретного производителя. Потребители получают возможность приобретать те товары, характеристиками которых они ранее остались довольны. Создаются препятствия бизнесу тех субъектов, которые стремятся заработать на неспособности потребителей определить и оценить качество товара. С позиции самих предпринимателей исключительное право на товарные знаки способствует тому, что производители, а не имитаторы, будут получать прибыль от вложений в повышение качества производимой продукции. Как следствие, снижаются издержки потребительского выбора, стимулируется конкуренция, повышается качество предлагаемых товаров.

Неиспользование зарегистрированного товарного знака в таком случае противоречит назначению, функциям исключительного права на товарный знак. Исключительное право на обозначение не служит правомерным интересам общества и самого правообладателя. Зарегистрированное в качестве товарного знака обозначение не приобрело ценности в качестве средства индивидуализации. С ним не связываются какие-либо представления потребителей о правообладателе как источнике происхождения товаров, работ и услуг.

При рассмотрении дела № А53-32866/2017 суды трех инстанций отказали в иске о запрете использования товарного знака, взыскании компенсации, квалифицировав действия истца как злоупотребление правом. Как отметил СИП РФ: «Сам истец не производит настольную игру, для которой зарегистрирован знак, и не занимается ее оборотом. Следовательно, он не использует знак. Не доказано и то, что знак использовался лицензиатом, с которым истец заключил договор.

Таким образом, предыдущие инстанции правомерно отказали истцу, который пытался запретить использовать спорный знак ответчику, добросовестно применявшему сходные до степени смешения обозначения еще до регистрации знака».

При рассмотрении другого дела СИП отметил, что, поскольку сам истец товарные знаки не использует, спорное обозначение не может с ними смешаться в гражданском обороте и ввести потребителя в заблуждение, а значит, в действиях ответчика отсутствовало нарушение исключительного права.

Принцип эстоппеля

В иске о нарушении исключительного права может быть отказано на основании принципа эстоппеля, когда:

• правообладателю изначально было известно об использовании ответчиком сходного с его товарным знаком обозначения;
• он продолжал сотрудничать с ответчиком сотрудничать, не предъявлял в течение длительного времени каких-либо претензий, связанных с использованием товарного знака;
• у ответчика сформировалась уверенность в том, что правообладатель согласен на такое использование.

В силу действия доктрины эстоппеля субъект лишается возможности отрицать или утверждать определенный факт ввиду его собственного предшествующего поведения, утверждения или отрицания, на которые полагалась и сообразно с которым действовала другая сторона. Как отмечают западные эксперты, эстоппель может быть лучшим возражением на обвинение в трудном споре. Он подходит для разнообразных фактических обстоятельств и обеспечивает значительные возможности для отказа в иске. Эстоппель не ограничен какой-либо конкретной сферой гражданских правоотношений. Применение указанного принципа позволяет внести определенность в правоотношения компаний, защитить их от необоснованных требований и претензий, не нарушить их разумных ожиданий относительно поведения контрагентов, сделать гражданский оборот более стабильным и предсказуемым.

В отечественном гражданском праве данный принцип изначально применялся судами при разрешении договорных споров. Между тем в последние годы суды стали активно ссылаться на него и при рассмотрении различных споров в сфере интеллектуальных прав. СИП исходит из того, что «применение принципа эстоппеля является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований».

Как было отмечено СИП РФ, принцип эстоппеля «вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (п. 3 и 4 ст. 1 ГК РФ)».

По мнению СИП, «главная задача принципа эстоппеля — не допустить, чтобы из-за непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной. Принцип эстоппель можно определить как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений».

Можно заключить, что принцип эстоппеля может применятся и в ситуации, когда правообладатель своими действиями или бездействием демонстрирует субъекту, что не собирается пресекать начатое им использование объекта ИС, предъявлять претензии. А после того, как субъект вкладывает средства в продвижение нематериального актива, — предъявляет к нему иск.

Американские суды, опыт которых может быть воспринят и российской судебной практикой, выработали подход, согласно которому в иске о нарушении исключительного права на объект ИС может быть отказано со ссылкой на принцип эстоппеля, если истец своим поведением или заявлениями давал ответчику основания полагать, что он не будет требовать от последнего соблюдения своих прав. В данном случае суды устанавливают:

• когда именно истец узнал или должен был узнать об использовании его объекта ответчиком;
• указывали ли его действия/бездействие на то, что он не собирается предъявлять иск к ответчику;
• полагался ли ответчик на поведение истца при использовании объекта, в том числе при вложении средств в его коммерциализацию (Lego A/S et al. v. Best-Lock Construction Toys, Inc. et al., No. 11-cv-01586-CSH).

Рекомендации

В ситуации, когда вы с партнером изначально вместе использовали для целей индивидуализации своих товаров или услуг обозначение, а затем он зарегистрировал его на себя в качестве товарного знака и спустя определенное время, после конфликта, предъявил иск о нарушении исключительного права, мы рекомендуем ссылаться:

• на злоупотребление правом на защиту исключительного права на товарный знак. В таком случае уместно дать ссылку как на ст. 10 ГК РФ, так и на правовую позицию, изложенную в постановлении ВАС РФ от 02.04.13 № ВАС-15187/12;
• принцип эстоппеля. Добиться аннулирования регистрации товарного знака, признания ее недействительной в ситуации, когда правообладатель использует обозначение в своей предпринимательской деятельности, в соответствии со сложившейся практикой, однако, крайне сложно.