Рецензия на монографию Ворожевич А. С. «Защита исключительных прав на патентоохраняемые объекты»

О чем?

В монографии представлена разработанная автором теоретическая конструкция механизма защиты нарушенных исключительных прав на патентоохраняемые объекты. Автор раскрывает состав патентных нарушений, уделяя особое внимание сущности и пределам применения доктрины эквивалентов, критерию вины как субъективному условию ответственности. Рассматривает теоретические и практические проблемы, связанные с взысканием с нарушителей убытков или компенсации, предлагая существенно изменить сложившиеся подходы к их расчету. Исследует сущность и виды злоупотреблений патентными правами, правовые инструменты их пресечения. Монография будет полезна юристам в сфере интеллектуальных прав, студентам, аспирантам, а также всем, кто интересуется проблемами патентного права.

Ирина Резникова

Старший партнер, патентный поверенный № 1947

Получить консультацию

Некоторые выводы

1. Раскрыто понятие «противоправное использование» чужого запатентованного патентоохраняемого объекта как элемента патентного правонарушения. Автор объясняет способы использования чужого патентоохраняемого объекта, которые образуют собой нарушение исключительного патентного права. Использование патентоохраняемого объекта несколькими способами представляет собой, по общему правилу, соответствующее число случаев нарушений исключительного права. Однако использование объекта одним лицом различными способами для достижения одной экономической цели (например, введения продукта в оборот) образует одно нарушение. При использовании запатентованного решения по цепочке каждый из участвующих субъектов несет самостоятельную ответственность за нарушение исключительного права.

Особое внимание уделено проблеме разграничения нарушения исключительного права и угрозы нарушения исключительного права. Так, описание изобретения в документации (например, проектной документации, регистрационном досье лекарственного препарата) может представлять собой подготовительные действия к его использованию и при наличии условий может быть квалифицировано в качестве угрозы нарушения.

Применительно к рассмотрению состава и сущности нарушения исключительного права на изобретение раскрыта доктрина эквивалентов, рассмотрены проблемы, связанные с применением ее на практике. Назначением данной доктрины является снижение издержек на описание изобретения, уточнение его формулы. В судебной практике один из актуальных вопросов — могут ли квалифицироваться в качестве эквивалентных признаков различные количественные показатели, например, температура, при которой происходит реакция, толщина материалов, дозировка вещества. Автор раскрывает, как подходить к решению этого вопроса.

2. Предложено обоснование безвиновной ответственности за патентные нарушения в предпринимательской сфере.

Во-первых, вне зависимости от наличия вины использование чужого запатентованного решения может привести к тому, что пользователь получит определенный доход. В такой ситуации справедливо, чтобы пользователь «заплатил» за доступ к активу, что в рамках возникшего патентного спора осуществляется посредством взыскания убытков.

Во-вторых, перспективы бесплатного, пусть и ненамеренно, использования патентоохраняемого объекта снижают ценность исключительного права и, как следствие, стимулы к созданию и коммерциализации новых патентоохраняемых объектов.

В случае невиновного причинения вреда не должно идти речи о штрафной ответственности. Штрафные санкции нужны для того, чтобы дестимулировать участников оборота к незаконному использованию чужих разработок. Так, если для всех случаев установить компенсацию в одинарном размере стоимости права использования изобретения, субъектам будет проще несанкционированно использовать изобретение, а затем заплатить в соответствии с решением суда. В таком случае они не понесут издержек на переговоры с правообладателем. Оправдано предусмотреть такие меры ответственности, которые сделают нарушение явно невыгодным выбором в сравнении с правомерным поведением. В пользу правообладателя может быть взыскана кратная цена предполагаемых роялти по лицензионному договору. 

3. Установленная ч. 4 ГК РФ система мер ответственности за нарушения исключительных прав (в частности, на патентоохраняемые объекты) несовершенна. Выявлены несколько проблем теоретического и практического характера.

Первая проблема заключается в раздвоении мер ответственности на взыскание убытков и компенсации. Данные меры позиционируются как самостоятельные, между тем в действительности они в значительной мере пересекаются. Недополученные правообладателем роялти могут быть взысканы и в качестве упущенной выгоды, и в качестве компенсации, с тем лишь уточнением, что вторые взыскиваются в двукратном размере вне зависимости от степени вины.

Вторая проблема заключается в том, что у судов отсутствует четкое понимание того, каким образом рассчитывать убытки на основании ст. 15 ГК РФ применительно к патентным спорам. Правообладатели до сих пор нередко делают выбор именно в пользу данной меры ответственности, а не взыскания компенсации. Но, во-первых, суды смешивают условия для взыскания упущенной выгоды и дохода, полученного правообладателем. Во-вторых, отсутствует какое-либо понимание того, какие еще обстоятельства может учитывать суд при расчете размера недополученных роялти (стоимости права на использование), помимо ранее заключенных правообладателем лицензий. Данный вывод справедлив как для взыскания убытков, так и для компенсации.

В части четвертой ГК РФ вместо компенсации (целесообразно оставить лишь возможность взыскания компенсации в твердой сумме от 10 тыс. до 5 млн) оправданно установить правила расчета убытков применительно к нарушениям исключительных прав. На уровне правоприменительной практики должны быть выработаны специальные тесты — перечни обстоятельств, которые должны учитывать суды при расчете убытков. Ориентиром в данном случае может выступать выработанные американской судебной практикой тесты «Georgia-Pacific», «Honeywell v. Minolta».

4. Раскрыт минимальный стандарт защиты исключительных прав патентообладателей, установленный Соглашением ТРИПС, проведена оценка российского законодательства, правоприменительной практики на соответствие ему.

Соглашение ТРИПС нацелено, в первую очередь, на обеспечение интересов правообладателей и стоящих за ними развитых стран, но оно предусматривает весьма широкие возможности для борьбы с различными злоупотреблениями правообладателей, а также механизмы обеспечения баланса интересов.

Российская правовая система в части установления стандарта защиты патентных прав в известной мере парадоксальна. Отечественная экономика пока носит догоняющий характер, поэтому российских правотворцев интересует, прежде всего, установление изъятий и ограничений патентных прав. Между тем ни российский законодатель, ни судебная практика до сих пор не воспользовались предоставленными Соглашением ТРИПС возможностями — гибкими механизмами обеспечения баланса интересов. В то же время существует значительный риск принятия произвольных решений и выхолащивания сущности исключительных прав как стимула к инновационному развитию.

5. Рассмотрены особенности правовой охраны зависимых патентоохраняемых объектов. Раскрыты условия выдачи принудительной лицензии в пользу обладателя зависимого изобретения (п. 2 ст. 1362 ГК РФ).

Правообладатель патента на зависимое изобретение может получить принудительную лицензию на основной патентоохраняемый объект при условии, что его изобретение представляет собой важное техническое достижение и обладает большим экономическим значением. Данные характеристики, во-первых, весьма оценочны. Во-вторых, достаточно абстрактны. Существует риск принятия произвольных решений, которые могут дестабилизировать патентную систему.

Исходя из функционального назначения исключительного права и института принудительной лицензии, автором сделан вывод о том, что под важным техническим решением должно пониматься лишь:

• существенное усовершенствование (если речь идет о дополнении формулы первоначального объекта), представляющее собой значительный изобретательский шаг;
• ранее неизвестный способ использования, применения изначального объекта, позволяющий решить важные с позиции экономико-социального развития проблемы.

Принудительная лицензия может быть выдана лишь в том случае, когда в использовании зависимого решения существует значительный общественный интерес. Например, фармацевтическое изобретение может быть признано важным техническим достижением, только когда лекарственный препарат, в котором используется данное изобретение, обладает большей терапевтической эффективностью или безопасностью в сравнении с препаратами, производимыми на основе первичного патента. Зависимое изобретение не может соответствовать критерию «важное техническое достижение», если лекарственный препарат, в котором использовано зависимое изобретение, зарегистрирован как воспроизведенный или биоаналоговый (биоподобный). В целях установления у зависимого фармацевтического изобретения существенных экономических преимуществ необходимо определить соотношение коэффициентов «затраты (стоимость) — эффективность/полезность» лекарственных препаратов, предлагаемых истцом — потенциальным лицензиатом, и препараторов, производимых при использовании первичного патента. Стоимость предлагаемого истцом лекарственного препарата должна анализироваться в соотношении к показателям его эффективности — проценту вылеченных пациентов, показателям увеличения продолжительности жизни пациентов с соответствующим диагнозом и т. п.

Анализ зарождающейся в России судебной практики по выдаче принудительных лицензий на фармацевтическом рынке показал, что российские суды избрали достаточно низкий стандарт доказывания по подобным делам. У них отсутствует четкое понимание того, в каких случаях правообладатель зависимого фармацевтического изобретения может претендовать на получение принудительной лицензии, а в каких — нет.

6. Определены пределы осуществления и защиты нарушенного исключительного права. Пределы осуществления и защиты исключительных прав обеспечивают соответствие конкретных правореализационных практик институциональному назначению исключительного права. Служат пресечению действий по осуществлению исключительных прав, противоречащих функциям таких прав, прежде всего, функциям стимулирования инновационного развития; обеспечения эффективного научно-технического оборота.

Автором доказано, что в сфере регулятивных отношений основным средством пресечения выхода за пределы осуществления исключительного права патентообладателя выступает институт принудительного лицензирования.

В качестве эффективного инструмента пресечения недобросовестных стратегий защиты исключительного права автор предлагает отказ в удовлетворении требования о наложении на ответчика (в ситуации, когда он действительно нарушил исключительное право) запрета на дальнейшее использование патентоохраняемого объекта при возложении на него обязанности выплачивать правообладателю продолжающиеся роялти за использование. До сих пор обозначенный правовой инструмент остается неизвестным российскому праву. Его внедрение сможет решить проблему патентного троллинга.