Роспатент нашел сразу три основания для отказа в регистрации комбинированного товарного знака: описательный характер, риск введения потребителей в заблуждение, сходство с ранее зарегистрированным обозначением. СИП РФ, сославшись на доктрину законных ожиданий, не согласился с Роспатентом по всем трем пунктам. После чего объяснил ведомству, как и для чего нужно определять «сильные» и «слабые» элементы комбинированных товарных знаков.
Ранее в Дайджесте мы уже писали, что Роспатент ужесточил требования к регистрации товарных знаков. Ведомство отказывает в предоставлении правовой охраны обозначениям в тех случаях и при тех условиях, в которых в прежние годы регистрировало товарные знаки. Так, например, Роспатент стал все чаще отказывать в регистрации сложных комбинированных товарных знаков, словесный элемент которых описывает товар или услугу, в отношении которых регистрируется товарный знак. В том числе тогда, когда данный словесный элемент не носит доминирующий характер. Ранее в отношении данного заявителя или его конкурентов ведомство регистрировало обозначения с таким же элементом в отношении тех же товаров. Мы писали про данную тенденцию в Дайджесте № 5 (стр. 54–64).
Между тем СИП РФ нашел эффективный механизм борьбы с подобной противоречивой практикой — доктрину законных ожиданий. Данная доктрина применяется в публично-правовых отношениях при защите добросовестной слабой стороны. Сторона при этом вправе рассчитывать на правовые последствия, исходя из наличной правовой нормы, предшествующей административной практике или иных обстоятельств — от внезапного изменения мнения или политики государственного органа.
Принцип защиты законных ожиданий, защиты доверия является важной составляющей правовой системы, направленной на формирование административных процедур. Данный принцип обеспечивает предсказуемость административной деятельности субъектов публичной власти. Про данную доктрину и практику ее применения в IP-спорах мы также уже писали в Дайджесте № 9 (стр. 20–39).
Роспатент отказал АО «Торговый дом "Перекресток"» в регистрации комбинированного товарного знака в отношении товаров 32-го класса МКТУ (в т. ч. вода минеральная, напитки безалкогольные, лимонады, напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; сиропы для напитков; соки фруктовые):
По мнению патентного ведомства, данное обозначение не соответствует требованиям п. 1, 3 и 6 ст. 1483 ГК РФ:
реалистичное изображение лимона с листьями является неохраняемым элементом заявленного обозначения, а включенный в его состав словесный элемент «minerale» характеризует такой товар 32-го класса МКТУ, как «воды минеральные [напитки]», и, следовательно, не обладает различительной способностью на основании п. 1 ст. 1483 ГК РФ;
в отношении других товаров 32-го класса МКТУ регистрация заявленного обозначения будет вводить потребителя в заблуждение в отношении вида, свойств товаров в силу пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ;
заявленное обозначение не соответствует пп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, поскольку схоже:
– с серией комбинированных товарных знаков, принадлежащих иностранному лицу PepsiCo, Inc. (всего 24), в том числе товарным знакам: – со словесным товарным знаком «Аква Минерале», зарегистрированном в отношении товаров 32-го класса МКТУ.
Заявитель оспорил решение Роспатента в СИП РФ.
СИП поддержал заявителя и обязал административный орган зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019764107.
Чем интересно
При рассмотрении данного дела СИП РФ придал ключевое значение доктрине законных ожиданий. Он не стал проводить подробный анализ того, соответствует ли обозначение требованиям п. 1 и п. 3 ст. 1483 ГК РФ, является ли оно описательным, может ли оно ввести потребителей в заблуждение. По мнению СИП, Роспатент должен был зарегистрировать обозначение в первую очередь по тому, что ранее он уже зарегистрировал множество товарных знаков со схожим элементом. А потому не должен был отказывать в регистрации и в анализируемом деле.
При сопоставлении заявленного товарного знака с противопоставленными товарными знаками (серией товарных знаков «Аква Минерале») СИП пояснил, как разграничивать «слабые» и «сильные» элементы комбинированных товарных знаков.
При регистрации других товарных знаков тем же лицом Роспатент связан своими выводами, сделанными в отношении одинаковых элементов товарных знаков. Элементы, которые единожды административный орган признал обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться Роспатентом в качестве обладающих такой способностью.
Аналогичная правовая позиция сформулирована в постановлениях президиума СИП РФ от 21.10.2019 по делу № СИП-619/2018 (определением ВС РФ от 10.02.2020 № 300-ЭС19-27023 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ), от 13.07.2020 по делу № СИП-948/2019, от 02.09.2021 по делу № СИП-931/2020, от 04.10.2021 по делу № СИП-1047/2020.
Вывод Роспатента о неохраноспособности словесного элемента «Minerale» в связи с его описательностью (п. 1 ст. 1483 ГК РФ) противоречит факту регистрации на имя Торгового дома товарных знаков по свидетельствам РФ № 481292, № 864787 и № 864785 со словесным обозначением «Societe Minerale», выполненным как в одну, так и в две строки, буквами как одного, так и разных размеров.
По тем же мотивам является необоснованным и противоречивым вывод административного органа о несоответствии спорного обозначения требованиям п. 3 ст. 1483 ГК РФ.
Подход административного органа должен отличаться предсказуемостью и не зависеть от того, какой эксперт Роспатента будет анализировать конкретное обозначение. Противопоставленные товарные знаки PepsiCo, Inc. содержали словесный элемент «Минерале»/«Minerale». Но это не помешало Роспатенту зарегистрировать их в отношении таких товаров, как «составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; эссенции для изготовления напитков».
Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство: сильных или слабых. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.
При сравнении комбинированных обозначений в первую очередь надлежит установить их сильные и слабые элементы. С учетом существующей методологии суд первой инстанции верно выделил в качестве сильного элемента «Vit&Go» и пришел к обоснованному выводу о том, что иные элементы, словесные и изобразительные, являются слабыми.
Аргументы:
в силу своего словесного характера Vit&Go легче запоминается;
обладает большим размером в сравнении с иными элементами и центральным расположением в композиции, выполнен темным контрастным цветом на светлом фоне;
иные элементы являются слабыми.
Так, именно элемент «Vit&Go» выполняет основную индивидуализирующую функцию, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.
