Иски о ненарушении исключительных прав в РФ

Дайджест №4, Highlight #2: Иски о ненарушении исключительных прав

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.

Получить консультацию

Сущность института

Заинтересованное лицо обращается в суд с требованием признать, что:

• в его действиях отсутствует нарушение исключительных (как правило, патентных) прав ответчика;
• в продукте, который он производит, предлагает к продаже (либо только намеревается) не использовано запатентованное ответчиком решение.

Ответчиком выступает правообладатель. В случае удовлетворения иска суд признает, что истец не нарушает исключительное право правообладателя; в его продукте не используется запатентованное решение.

Обычно подобные иски рассматриваются при условии, что сам правообладатель создал ситуацию правовой неопределенности для истца. Например:

• правообладатель направил истцу претензию о том, что он нарушает его исключительное право, но тянет с подачей иска;
• истец направил правообладателю письмо с просьбой подтвердить, что в его действиях отсутствует нарушение, а правообладатель отказался это сделать.

Почему в IP существует необходимость в подобных исках?

В вещно-правовой сфере сложно представить ситуацию, когда у субъекта возникают обоснованные сомнения, использует он чужую вещь (и нарушает тем самым права собственника) или нет. Но в патентной сфере подобные ситуации вполне возможны:

• Объем патентной охраны определен перечисленными в заявке признаками формулы. Как любые другие лексические единицы они лишь с определенной долей условности отражают явления материального мира и могут различным образом толковаться. Тем более правообладатели нередко используют достаточно неопределенные абстрактные формулировки при раскрытии признаков изобретения. В таком случае добросовестный истец может быть не уверен: используются в его продукте все признаки формулы или нет? Ситуацию усложняет то, что в случае с изобретениями правовая охрана распространяется в том числе на продукты, содержащие эквивалентные признаки. Эквивалентной заменой признана замена признака или признаков, указанных в формуле изобретения, если сущность этого изобретения не меняется, достигается такой же результат, а средства выполнения заменены на равноценные, известные в данной области. Такое понятие носит в известной мере оценочный характер. Как показывает практика, даже суды нередко испытывают сложности при решении вопроса, являются ли признаки эквивалентными.
• Широкое распространение приобрело стратегическое патентование. Так, например, стратегия «патентные заросли», предполагает создание плотной сети пересекающихся прав на патентоохраняемые объекты, которые компания-конкурент должна взломать на своем пути, чтобы коммерциализировать разработки. В таком случае иным участникам крайне сложно выйти на рынок, не нарушив чужой патент, и однозначно определить, правомерны ли их действия.

Где и как применяется?

Великобритания. Возможность подачи иска о ненарушении прямо предусмотрена разделом 71(1) Закона о патентах 1977 г. Перед подачей иска заявитель должен обратиться к правообладателю за письменным подтверждением отсутствия нарушения патента. При отказе он имеет право обратиться с иском в суд или контрольный орган. Иск может быть заявлен как в отношении совершенного действия, так и планируемого.

ФРГ. Нормативным основанием для предъявления исков о ненарушении выступает ст. 256 Гражданско-процессуального кодекса ФРГ (Zivilprozessordnung), в соответствии с которой иск может быть подан для того, чтобы установить существование или отсутствие правоотношений, признать факт или установить, что он ложный. Истец при этом должен доказать наличие у него правомерного интереса. Предъявление иска о ненарушении не препятствует рассмотрению судом, имеющим юрисдикцию, иска правообладателя о нарушении исключительного права.

Нидерланды. Иски о ненарушении исключительных прав подаются на основании статьи 3:302 Гражданского кодекса Нидерландов, в соответствии с которой по требованию лица, непосредственно участвующего в юридических отношениях, суд может принять декларативное решение в отношении таких юридических отношений. Субъект может предъявить соответствующее требование при наличии у него правомерного интереса.

США. Иски о ненарушении рассматриваются в качестве важного средства поддержания баланса интересов производителей дженериковых и оригинальных препаратов на фармацевтическом рынке.

При подаче в Административное управления США по контролю качества продуктов и лекарств (FDA) сокращенной заявки на регистрацию дженерика фармацевтическая компания должна сослаться на одно из четырех оснований (подробнее об этом читайте в разделе Workshop этого выпуска).

В ходе реформы 2003 г. дженериковые производители получили возможность предъявлять к правообладателям требования о признании ненарушения исключительного права (которые могут быть заявлены до предъявления правообладателем иска о нарушении), а также заявлять встречные требования об исключении указания патента из «Оранжевой книги» (издание Административного управления США по контролю качества продуктов и лекарств США (FDA)). Для подачи иска о ненарушении в США не требуется предварительного получения от правообладателя претензионного письма. Заявитель должен лишь доказать, что между используемым и запатентованным техническими решениями существует действительный спорный вопрос (actual controversy).

Китай: Судебная практика признает, что иск о ненарушении является надлежащим способом защиты. Перед предъявлением иска правообладатель должен направить предполагаемому нарушителю претензию, с требованиями которой последний не согласен. В соответствии со ст. 18 «Толкований Верховного народного суда по вопросам, касающимся применения закона при рассмотрении споров о нарушении патентных прав», вступивших в силу 01.01.10, получило закрепление следующее правило. В ситуации, когда патентообладатель направляет предупреждение иному субъекту о нарушении патента, но не обращается в суд иском и не отзывает претензию, лицо, получившее претензию, или другое заинтересованное лицо после направления правообладателю напоминания о том, что он должен осуществить свои патентные права, может обратиться в суд с иском о признании спорного исключительного права ненарушенным.

Может ли применяться в РФ?

До сих пор не получил распространения в российском праве.

Какие преграды?

Иски о ненарушении прямо не поименованы в российском законодательстве. У участников оборота и впоследствии судов могут возникнуть сомнения в допустимости данного способа защиты прав и правомерных интересов.

Почему они все же являются надлежащим способом защиты? 

• Суды, в том числе высшие судебные инстанции, к установленному в ст. 12 ГК РФ перечню способов защиты гражданских прав традиционно применяют расширительное толкование. Подобный подход позволил выработать дополнительные, прямо не поименованные в ГК РФ способы защиты прав и интересов субъектов гражданских правоотношений, в том числе различные отрицательные иски о признании. В сфере вещных прав позитивный иск о признании права собственности был дополнен отрицательным иском о признании права отсутствующим (См.: п. 52 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 (ред. от 23.06.2015; Определение Верховного Суда РФ от 26.01.2018 № 301-ЭС17-22269 по делу № А11-4520/2016; Определение ВС РФ от 25.05.2017 по делу № 308-ЭС16-20201, А53-31673/2015).).
• Иск о ненарушении является допустимым требованием в соответствии с положениями арбитражно-процессуального (гражданско-процессуального) законодательства. В доктрине гражданского (арбитражного) процесса иски о признании подразделяются на два вида — положительные (позитивные) и отрицательные (негативные). Положительный иск о признании заключается в том, что истец предъявляет требование о признании за ним определенного права, например, о признании права собственности. По отрицательному иску о признании истец отвергает существование определенного права (Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических учебных заведений" (10-е издание, переработанное и дополненное) (отв. ред. В.В. Ярков) ("Статут", 2017) // СПС «Консультант плюс» ; Рожкова М.А. Требование о признании в арбитражном процессе // Арбитражная практика, № 11, 2002 / СПС «Консультант плюс».). Именно к последней разновидности и относится иск о ненарушении.