Trends: защита исключительных прав на ноу-хау

Вопросам защиты исключительных прав на ноу-хау в последние 10 лет уделяется особое внимание в иностранных правопорядках. На законодательном уровне наблюдается тенденция к специализации регулирования. При этом зарубежные правопорядки вслед за соглашением ТРИПС (соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности) не проводят четкого разграничения между ноу-хау как секретом производства и информацией, которая составляет коммерческую тайну. На уровне правоприменительной практики выработаны подходы к расчету убытков. Как в США и ЕС, так и в Китае правообладателям ноу-хау удается иногда взыскивать существенные суммы за нарушения их исключительных прав.

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.

Получить консультацию

В России институту ноу-хау, который разграничивается с институтом коммерческой тайны, до сих пор не уделяется должного внимания, не выстроена эффективная система защиты исключительных прав. Ниже мы рассмотрим два интересных кейса, когда российским правообладателям ноу-хау удалось взыскать убытки в связи с нарушением исключительных прав. Примечательно при этом то, что в двух этих случаях правообладатели и суды пользовались различными методиками расчета убытков. Проблема, однако, в том, что до сих пор в России взыскиваются ничтожно низкие убытки и компенсации в сравнении не только с западными правопорядками, но и с китайским.

Как проявляется

• как любая конфиденциальная информация (в т. ч. формулы, шаблоны, компиляции, программные устройства, методики и процессы), которая имеет фактическую или потенциальную экономическую ценность из-за того, что не является общеизвестной;
• является объектом разумных в данных обстоятельствах усилий по обеспечению ее секретности.

Конфиденциальность при этом, по смыслу закона, определяется тем, что информация не может быть легко установлена другими лицами, которые могут получить экономическую выгоду от ее раскрытия и использования.

В 2016 г. в США был принят Закон о защите ноу-хау (The Defend Trade Secrets Act). Данный акт предусмотрел, что правообладатель ноу-хау может подать гражданско-правовой иск в федеральный суд в ситуации, когда его ноу-хау было незаконно присвоено и используется в продуктах или осуществлении услуг в торговле между штатами или иностранной торговле.

• закон установил ряд процессуальных правил для рассмотрения подобных споров;
• определил, как должно распределяться между сторонами бремя доказывания;
• раскрыл перечень доступных правообладателю мер защиты нарушенных прав.

Исходя из системного толкования данного акта, необходимо сделать вывод, что законодатель однозначно рассматривает права на ноу-хау в качестве имущественных. Закон предусмотрел в целом те же самые способы защиты прав ноу-хау, которые предусмотрены американским законодательством и применительно к случаям нарушения других исключительных прав.

В соответствии с Законом о защите ноу-хау в США правообладатель может взыскать:

• убытки в размере фактических потерь истца;
• убытки в размере неосновательного обогащения, доходов ответчика;
• убытки в размере разумных роялти за использование ноу-хау;
• штрафные убытки в двукратном размере фактически понесенных истцом убытков.

В состав фактических потерь правообладателя от незаконного использования ноу-хау входит, прежде всего, упущенная выгода. Упущенная выгода обычно представляет собой разницу между фактическим доходом истца в течение убыточного периода и доходом, который он мог получить. При этом учитываются затраты, которые понес бы истец в случае реализации большего объема товаров.

Правообладателю необходимо показать, что у него упали продажи после выхода на рынок конкурента или ему пришлось снизить цены: если бы не нарушение, он получил бы большую прибыль. Правообладатель может взыскать упущенную выгоду от снижения цены в тех случаях, когда незаконное присвоение ноу-хау позволило ответчику выйти на тот же рынок, на котором действует истец. При этом правообладателю пришлось снизить цены.

В состав фактических потерь правообладателя могут включаться дополнительные затраты и расходы, возникшие у истца в связи с нарушением; также суды могут учесть затраты правообладателя на исследования и разработки.

В судебной практике можно также встретить позицию о том, что убытки в размере затрат на исследования и разработки можно взыскать, прежде всего, в том случае, когда вследствие действий ответчика ноу-хау было раскрыто широкому кругу лиц и исключительное право на него прекратилось. В такой ситуации правообладатель ноу-хау может рассчитывать также на выплату ему стоимости «уничтоженного» исключительного права.

В некоторых случаях правообладатель может рассчитывать на возмещение уменьшившейся ценности бизнеса. Важным прецедентом в рассматриваемом аспекте является дело Wellogix, Inc. v. Accenture LLP1, связанное с нарушением исключительных прав на программное обеспечение (входящие в него ноу-хау) ellogix. Истец оценил свои убытки в $27,8 млн, включая $8,5 млн венчурных инвестиций в компанию Wellogix, Inc. Эксперт со стороны истца заявил, что стоимость компании после нарушения снизилась до нуля. В период с 2000 по 2005 гг. Wellogix была единственной компанией, которая предлагала ПО соответствующего типа. В конечном итоге суд поддержал истца. С ответчика были взысканы убытки в размере $26,2 млн.

При предъявлении иска о взыскании с ответчика полученных им доходов правообладатель должен доказать, что ответчик совершил продажи, которые без доступа к ноу-хау он не смог бы совершить; либо избежал затрат, которые должен был понести, если бы не нарушение. Например, при рассмотрении дела ASML US Inc. v. XTAL, суд присудил в пользу истца $845 млн на сэкономленные ответчиком затраты на разработку.

В деле Indus. v. Jiangsu Tie Mao Glass Co суд присудил истцу дополнительные расходы, которые ответчик понес бы на разработку незаконно присвоенной технологии, нового вида пластика для иллюминаторов самолетов, без использования ноу-хау правообладателя в размере $8,8 млн. Кроме того, с ответчика взысканы штрафные убытки в размере $17,6 млн. В данном случае суд исходил из того, что нарушение имело умышленный, злонамеренный характер. В совокупности суд взыскал с ответчика $26,4 млн.

Расчет убытков в виде недополученных лицензионных платежей в делах в американской судебной практике осуществляется на основе двух подходов. В соответствии с первым суды учитывают следующие обстоятельства:

• цена за предоставление прав на использование ноу-хау, которая выплачивалась иными лицензиатами правообладателя;
• стоимость ноу-хау, включая затраты истца на разработку;
• важность ноу-хау для бизнеса истца;
• характер и степень использования ноу-хау ответчиком;
• любые другие уникальные факторы, которые могли повлиять на условия соглашения сторон, если бы ответчик принял решение не нарушать исключительное право, а заключить договор с правообладателем (Данный тест впервые нашел применение в деле In University Computing Co. v. Lykes-Youngstown Corp. (5th Cir. 1974) 504 F.2d 518).

Второй подход предполагает использование в делах о нарушении исключительных прав на ноу-хау теста Georgia-Pacific, который изначально был сформулирован судом при рассмотрении патентного спора. В рамках данного теста учитываются:

• ставки роялти, которые ранее получал правообладатель за лицензирование данного объекта;
• политика и маркетинговая программа, которой придерживается правообладатель для поддержания своей монополии;
• коммерческие отношения между лицензиаром и лицензиатом, являются ли они конкурентами на одной и той же территории в одном и том же бизнес-сегменте;
• эффект от продаж охватываемого патентом продукта для продвижения других продуктов лицензиата и существующую ценность изобретения для лицензиара как генератора продаж продуктов, которые не охватываются патентом;
• установленную прибыльность продукта, произведенного с использованием объекта, его коммерческий успех, популярность.

Отдельное значение в рассматриваемом аспекте придается заключению квалифицированного эксперта о ценности исключительного права.

• неизвестна общественности;
• имеет экономическую ценность;
• является предметом соответствующих мер, принимаемых правообладателем для сохранения ее секретности.

Эта дефиниция в целом соответствует определению ноу-хау, данному в соглашении ТРИПС.

Верховный суд КНР уделил существенное внимание правовым вопросам, связанным с ноу-хау, при подготовке разъяснений по некоторым вопросам применения законодательства при рассмотрении судами в рамках гражданского процесса дел о недобросовестной конкуренции в 2007-м и 2020-м годах. В том числе Верховный суд КНР подробно раскрыл критерии правовой охраны ноу-хау.

Закон о недобросовестной конкуренции Китая предусмотрел три метода расчета убытков правообладателя ноу-хау.

1. Во-первых, правообладатель может взыскать убытки в размере своих фактических бизнес-потерь. В данном случае возможны варианты. Например, правообладатель может взыскать убытки в виде недополученных лицензионных платежей. Как разъяснил Верховный суд КНР, «в тех случаях, когда правообладатель требует взыскать с нарушителя убытки в размере лицензионных платежей, суды должны учитывать характер, содержание, исполнение действующих лицензионных соглашений правообладателя, а также характер, обстоятельства и последствия нарушения». Кроме того, правообладатель ноу-хау может взыскать упущенную выгоду, рассчитываемую по следующей схеме: число, на которое уменьшились продажи товаров правообладателя, умноженное на разумную прибыль от реализации каждого такого товара. Когда суд не может установить, насколько упали продажи правообладателя, упущенную выгоду рассчитывают по другой схеме: количество товаров, реализованных нарушителем, умноженное на прибыль, которую правообладатель мог получить от реализации одного своего продукта.
2. Во-вторых, правообладатель может взыскать доход, полученный нарушителем, разумную прибыль от каждого контрафактного продукта. В деле Xi'an People's Procuratorate v. Pei Guoliang (2006) (Shanxi Higher People's Court (2006), Gazette of the SPC, 2006.12.) ответчик присвоил себе ноу-хау, относящиеся к технической сфере, и подписал несколько договоров. Суд присудил выплатить истцу убытки, рассчитанные в размере 12 % (средняя ставка для индустрии) от общей суммы заключенных ответчиком контрактов.
3. В-третьих, правообладатель может рассчитывать на взыскание статутных убытков в размере до 5 млн юаней, если взыскание первых двух видов убытков для него затруднительно. При взыскании таких убытков суды учитывают характер ноу-хау, его коммерческую ценность, затраты на НИОКР, степень инновационности, конкурентные преимущества; степень вины нарушителя, обстоятельства и последствия нарушения (Article 20(2) of the Provisions of the SPC on Certain Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Civil Cases Involving infringement of Trade Secrets (Fa-Shi [2020] No. 7).).

В ст. 17 (3) Закона о недобросовестной конкуренции предусмотрена возможность взыскания с нарушителя исключительных прав на ноу-хау штрафных убытков вплоть до пятикратного размера фактических потерь правообладателя или выгод, полученных нарушителем. В деле Zhejiang NHU Company v Fujian Fukang Pharmaceutical Company суд установил, что операционная прибыль ответчика в связи с нарушением составила приблизительно 15,47 млн юаней. При этом суд взыскал в пользу правообладателя штрафные убытки в размере 35 млн юаней. Он учел умышленный характер нарушения, большой объем и длительный срок продаж, особую важность спорной технологии для истца, недобросовестный характер действий ответчика.

В тех случаях, когда исключительное право на ноу-хау вследствие нарушения прекратилось, правообладатели могут взыскать коммерческую ценность ноу-хау.

Российский опыт

С взысканием убытков в рамках дел о нарушениях исключительных прав на ноу-хау все непросто.

Ст. 15 ГК РФ предоставляет правообладателям несколько опций, связанных с возмещением имущественных потерь от незаконного использования их объекта интеллектуальной собственности. Правообладатель может взыскать как собственную упущенную выгоду, так и доход, полученный нарушителем. Вместе с тем на практике отсутствует четкое понимание различий между данными способами расчета убытков и теми доказательствами, которые должен предоставить правообладатель в каждом из указанных случаев.

По смыслу ст. 15 ГК РФ упущенной выгодой является неполученный доход, на который увеличилась бы имущественная масса лица, право которого нарушено, если бы нарушения не было. В чем может состоять упущенная выгода правообладателя ноу-хау?

1. Во-первых, универсальную упущенную выгоду, которая возникает у всех правообладателей, составляют недополученные лицензионные платежи.
2. Во-вторых, на стороне правообладателя могут образоваться имущественные потери в связи со снижением спроса на предлагаемые им продукты, произведенные с использованием ноу-хау.

Показательно в рассмотренном аспекте постановление СИП РФ от 17.08.2021 по делу № А45-14237/2018. Как установили суды, Л. В. Павлова в период с 2014 по 2015 гг. занимала должность директора ООО «Рельеф Плюс» и имела доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну истца, а также секретам производства. После увольнения из компании Л. В. Павлова стала соучредителем общества «Галс», в котором также была назначена на должность директора. Общество «Галс» начало использовать секреты производства истца при изготовлении страховочных жилетов.

Правообладатель предъявил иск о взыскании убытков в связи с нарушением его исключительных прав. Дело прошло несколько кругов рассмотрения. В конечном итоге суд удовлетворил требования истца в части взыскания упущенной выгоды от использования секрета производства в размере 255 497 руб. в виде доходов, составляющих разницу от продажи истцом страховочных жилетов за периоды третьего и четвертого кварталов 2014 г. (324 092 руб. 54 коп.), и третьего и четвертого кварталов 2015 г. (68 594 руб. 75 коп.). Кроме того, суд обязал ответчика возместить реальный ущерб за передачу секретов производства в размере 67 920 руб. При этом он принял во внимание оплату труда конструктора и районный коэффициент.

Как было отмечено ранее, ст. 15 ГК РФ позволяет правообладателю взыскать с нарушителя не только собственные имущественные потери, но и доходы, полученные ответчиком вследствие нарушения. Крайне показательным в рассматриваемом аспекте является постановление СИП РФ 09.07.2020 по делу № А71-23503/2018.

Бывшие сотрудники истца создали общество, которое поставило третьему лицу изделия, полностью тождественные изделиям истца. В изделиях использовалось ноу-хау истца. С ответчика в пользу истца было взыскано 5 520 000 руб. убытков, составляющих доход нарушителя. Убытки были рассчитаны по следующей схеме: стоимость одного изделия, реализованного ответчиком (1 840 000 руб.), умноженное на 3 (количество реализованных единиц оборудования).

СИП РФ справедливо констатировал, что действующее законодательство предусматривает два способа расчета подлежащих возмещению убытков (в виде недополученных правообладателем доходов и в виде доходов, полученных нарушителем):

«В рамках настоящего дела при расчете размера подлежащих возмещению убытков судом первой инстанции за основу была принята сумма доходов, полученных лицом, совершившим гражданское правонарушение, в связи с чем у суда отсутствовали правовые основания для использования экономического понятия прибыли при проведении соответствующих вычислений».

Проблема, однако, в том, что подобное решение носит единичный характер. В целом же у российских судов отсутствует четкое понимание сущности убытков в виде доходов, полученных нарушителем. При рассмотрении дела № А34-5796/2016 (речь, правда, в нем шла о нарушении патентных прав, а не прав на ноу-хау) Верховный суд смешал такие убытки с упущенной выгодой в размере неполученных нарушителем доходов и, как следствие, потребовал от истца доказать возможность получения им соответствующих доходов.

P.S. Подробнее об этих и других проблемах, связанных с защитой исключительных прав на ноу-хау, читайте в новой статье А. С. Ворожевич: Исключительное право на ноу-хау (секрет производства): сущность, границы, проблемы защиты // Вестник гражданского права. — 2023. — Т. 23, № 3. — С. 130–187.

В рамках статьи автор раскрывает сущность и признаки ноу-хау как объектов интеллектуальных прав; функции и содержание исключительных прав на них. Предложена теоретическая конструкция границ исключительных прав на ноу-хау. Отдельное внимание уделено вопросам защиты нарушенных исключительных прав на ноу-хау. Автором обозначены условия, при которых суд может отказать в наложении на ответчика запрета на дальнейшее использование ноу-хау при доказанности факта нарушения; рассмотрены различные подходы и методики к расчету убытков и доказыванию убытков правообладателей ноу-хау.

Тарифы