Кейс: взыскание убытков в форме упущенной выгоды

Определение ВС РФ по делу № А63-6499/2021 от 07.02.2023

Верховный суд РФ (ВС РФ): правообладатель, заявляя требование о взыскании убытков в форме упущенной выгоды, возникших в связи с реализацией ответчиками контрафактных товаров, должен доказать, что ответчик помешал ему реализовать свой товар.

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.

Получить консультацию

История вопроса

Взыскание убытков — одна из мер ответственности, которую применяют к нарушителям исключительных прав. На практике правообладатели товарных знаков крайне редко заявляют требования о взыскании убытков. Это связано прежде всего с тем, что в большинстве случаев им проще взыскать компенсацию, рассчитываемую одним из предусмотренных ст. 15 ГК РФ способов. Тем более что ГК РФ допустил возможность взыскания штрафной компенсации в кратном размере.

Однако из любого правила есть исключения. Когда правообладатель хочет, с одной стороны, связать свои требования с объемом реализованного контрафакта, а с другой, исходить из цены оригинального товара, он может предпочесть взыскание убытков. Компенсация в двукратном размере стоимости права на использование рассчитывается на основании цены товаров, реализуемых нарушителем.

В соответствии со ст. 15 ГК РФ сумма убытков складывается из реального ущерба и упущенной выгоды. Размер подлежащих возмещению убытков определяется п. 1 ст. 15 ГК РФ, т. е. убытки могут быть взысканы в полном объеме. Бремя доказывания размера убытков в соответствии с общими правилами возлагается на лицо, право которого нарушено.

Особенностью сферы интеллектуальных прав и, в частности, прав на средства индивидуализации является то, что более соответствующим характеру нарушения права и последствиям является возмещение не реального ущерба, а упущенной выгоды. Это связано главным образом с нематериальной сущностью объектов интеллектуальных прав, которые нельзя физически утратить или повредить.

Неправомерное использование товарного знака нарушителем приводит к появлению упущенной выгоды, поскольку правообладатель не получает тех доходов, которые он получил бы при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено.

Так, например, вред, причиненный правообладателю незаконным использованием его товарного знака, может заключаться, в частности, в следующих разновидностях имущественных потерь.

• В снижении потребительского спроса, а с ним и прибыли, получаемой от реализации маркируемых соответствующим товарным знаком товаров (оказания услуг). Одна часть потребителей приобретет взамен оригинального товара контрафактный в силу заблуждения. Совершая свой потребительский выбор, некоторые граждане уверены, что приобретают товар правообладателя. Другие намеренно сделают свой выбор в пользу более дешевых товаров нарушителя. В особенности это актуально для широко известных обозначений: целью потребителя зачастую является не столько приобрести качественный продукт, сколько продемонстрировать свою состоятельность, доступность для него товаров с определенной репутацией.
  
  В обоих этих случаях речь идет о существенных имущественных потерях правообладателя. Покупая условную футболку Chanel или очки Dior за тысячу рублей на рынке, конкретный покупатель может не заблуждаться относительно происхождения товара. При этом вполне возможно, что данный конкретный покупатель в принципе не стал бы никогда покупать оригинал. В таком случае есть соблазн сказать, что у правообладателя не возникло убытков, так как его товары все равно не были бы приобретены. Да и в принципе не было нарушения, так как покупатель не был введен в заблуждение. Между тем, если следовать такому подходу, то получится, что наиболее раскрученные привлекательные бренды, в продвижение которых правообладатель вкладывал существенные средства, окажутся наименее защищенными.
  
  При оценке того, имело место нарушение или нет, понес правообладатель убытки или нет, не нужно исследовать вопрос, был ли введен в заблуждение данный конкретный покупатель, а также его покупательную способность. Необходимо исходить, во-первых, из стандарта неискушенного потребителя, который потенциально мог быть введен в заблуждение, столкнувшись с контрафактом, маркированным известным брендом. Во-вторых — из того, что само по себе появление на рынке дешевых аналогов оригинала «оттягивает» от последнего потребителей. Часть потребителей не станет в принципе задумываться о том, чтобы приобрести оригинал, так как есть доступные копии. При том что в отсутствие последних ими могло быть принято решение накопить на оригинал. Часть платежеспособных потребителей утратит свою лояльность бренду в связи с тем, что он теряет свою элитарность, маркированные им товары можно купить «на каждом углу». Понятно, что подобные убытки крайне сложно рассчитать с достаточной точностью. В таком случае судам, по сути, ничего не остается, как ориентироваться на количество проданного контрафакта и цены оригинального товара, делая при этом допущение, что контрафакт препятствует реализации оригинала.
• Неполучение правообладателем прибыли, на которую он мог рассчитывать в случае избрания нарушителем правомерного поведения: обращения к правообладателю за предоставлением лицензии на использование товарного знака. Речь идет о потенциально возможном роялти — лицензионном вознаграждении, которое мог получить правообладатель, но не получил ввиду того, что нарушитель самовольно, не пожелав договариваться, начал использовать сходное с товарным знаком обозначение.
  
  Можно говорить также о репутационных потерях, вызванных нарушением. Если потребители при выборе контрафакта действовали под влиянием заблуждения, считая товары принадлежащими правообладателю, при том что качество таких товаров оказалось низким, деловая репутация правообладателя может существенно пострадать. Правообладателю придется вкладывать средства в новые маркетинговые кампании в целях возвращения доверия потребителей к своему продукту.
  
  Отдельным способом расчета убытков является взыскание убытков в размере дохода, полученного нарушителем. В таком случае за основу должна браться уже стоимость контрафактных товаров.

Обратимся к немецкому опыту

Конкретных механизмов расчета взыскиваемых убытков за нарушение прав на средства индивидуализации в Законе ФРГ «О защите товарных знаков и других обозначений» не предусмотрено. В связи с чем в данном случае суды руководствуются прежде всего общими гражданско-правовыми принципами восстановительной природы гражданско-правовой ответственности и возмещения любых имущественных потерь. А также сформировавшимися на уровне судебной практики правилами тройного расчета убытков (dreifache Schadensberechnung).

Согласно данным правилам, обладатель прав на товарные знаки может потребовать от нарушителя выплаты компенсации, рассчитанной одним из трех способов:

• путем расчета убытков, которые фактически были причинены (включая упущенную выгоду);
• путем расчета необоснованной прибыли, которую нарушитель получил от нарушения;
• на основе определения разумной платы за предоставление лицензии на средство индивидуализации.

При подаче иска правообладатель может как указать один из данных способов, так и оставить вопрос о взыскиваемой компенсации открытым.

Компенсация фактически понесенных убытков

Основу данного способа расчета компенсации составляет определение имущественных потерь правообладателя, обусловленных введением в оборот контрафактных товаров; упущенной прибыли, которую он не получил в связи с тем, что потребители приобрели товар у нарушителя. При этом немецкие правоприменители и ученые последовательно исходят из тезиса о том, что понесенные правообладателем убытки не могут приравниваться к прибыли, полученной нарушителем от продажи контрафактного товара. Такая прибыль не определяется одной лишь ценностью используемого товарного знака.

Изначально немецким судам было достаточно сложно устанавливать причинно-следственную связь между действиями нарушителя и причиненными убытками. Затем было сформулировано принципиальное допущение: правообладатель понес убытки вследствие неправомерного использования товарного знака потому, что он сам или третья сторона могли использовать в своих интересах товарный знак так, как это делал нарушитель. Данный способ расчета компенсации является неэффективным средством защиты для компаний, которые сами не использовали товарный знак и не предоставляли лицензии на него иным лицам.

Взыскание прибыли, полученной нарушителем от использования товарного знака

Убытки в данном случае определяются посредством вычитания из прибыли, полученной нарушителем от использования товарного знака, произведенных им расходов. Правообладатель в таком случае освобождается от обязанности доказывать, что он мог получить такую же прибыль, как и равную с нарушителем прибыль. В этой связи с подобным требованием может обратиться в том числе лицо, которое само не использует товарный знак.

При заявлении требования о выплате компенсации, рассчитываемой данным способом, вместе с тем должен быть доказан факт, что полученная ответчиком прибыль является результатом именно нарушения, а не иных обстоятельств. Это означает, что правообладатель может взыскать не всю прибыль, полученную нарушителем, а только ту часть, которая приходится на нарушение исключительного права. Прибыль от распространения товаров или услуг как таковых исключается из суммы присуждаемой правообладателю компенсации.

Бóльшая часть суммы от реализации конкретных товаров может быть взыскана с нарушителя, только если качество предлагаемых им продуктов достаточно низкое. Их ценность определяет использование чужого товарного знака. Речь в данном случае идет прежде всего о дешевых подделках брендовых вещей.

Взыскание суммы предполагаемой лицензии

Размер компенсации за нарушение исключительного права на средство индивидуализации в данном случае определяется суммой потенциального вознаграждения, которое нарушитель выплатил бы правообладателю, если бы заключил с ним лицензионный договор. Получение или неполучение нарушителем прибыли от неправомерного использования товарного знака в данном случае здесь не имеет значения для расчета убытков.

Расчет адекватного лицензионного вознаграждения осуществляется на основе объективных критериев. Как правило, при его определении учитывается рыночная ценность нарушенного права на товарный знак, связанный с ним гудвилл, известность товарного знака среди потребителей.

Спор

В ноябре 2018 г. отдел МВД Пятигорска установил, что ИП торговал поддельными товарами под известными брендами Chanel и Christian Dior. Правообладатели брендов предъявили к ИП иск о взыскании с него 125 тыс. руб. убытков в виде упущенной выгоды, исходя из стоимости оригинальной продукции, которую заместили подделки на рынке.

Суд первой инстанции удовлетворил требование. Решение поддержала апелляция и первая кассация. Но Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение.

Чем интересно

При рассмотрении данного дела Верховный суд сформулировал следующие спорные выводы:

• правообладатель, заявляя требование о взыскании убытков в форме упущенной выгоды, возникших в связи с реализацией ответчиком контрафактных товаров, должен доказать, что ответчик помешал ему реализовать свой товар;
• суды должны учитывать, что стороны не конкурируют на одном и том же рынке в тех случаях, когда нарушитель создает очевидно неоригинальные контрафактные товары престижных брендов и продает их совершенно иному классу потребителей, чем те, кто покупает подлинное изделие. Данный вывод является потенциально крайне опасным. Существует риск того, что суды в принципе перестанут признавать нарушением производство низкокачественного дешевого контрафакта. Это будет противоречить функциям товарных знаков и прав на них. Исключительные права на товарные знаки стимулируют участников оборота к тому, чтобы вкладывать средства в продвижение собственных брендов и товаров, повышение качества товаров, и служат пресечению попыток недобросовестных предпринимателей паразитировать на репутации чужих брендов.

Позиция СИП РФ

При рассмотрении спора СИП исходил из следующего:

• В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», при определении размера упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления (п. 4 ст. 393 ГК РФ). В то же время в обоснование размера упущенной выгоды кредитор вправе представлять не только доказательства принятия мер и приготовлений для ее получения, но и любые другие доказательства возможности ее извлечения. Должник не лишен права представить доказательства того, что упущенная выгода не была бы получена кредитором.
• Поскольку упущенная выгода представляет собой неполученный доход, то, как указано в п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25, при разрешении споров, связанных с ее возмещением, следует принимать во внимание, что ее расчет, представленный истцом, как правило, является приблизительным и носит вероятностный характер. Это обстоятельство само по себе не может служить основанием для отказа в иске.
• Возмещение убытков как мера ответственности носит компенсационный характер и направлено на восстановление имущественного положения потерпевшего лица. Убытки в форме упущенной выгоды подлежат возмещению, если соответствующий доход мог быть извлечен в обычных условиях оборота либо при совершении предпринятых мер и приготовлений, но возможность его получения была утрачена вследствие неправомерных действий ответчика. При этом истец должен доказать, что допущенное ответчиком нарушение явилось единственным препятствием, не позволившим ему получить упущенную выгоду.
• В обоснование своих требований истцы указали на реализацию предпринимателем контрафактного товара, на неполучение ими доходов, которые они могли бы получить при продаже оригинала. Между тем судами первой и апелляционной инстанций не исследовался вопрос о сходствах и различиях оригинальных и контрафактных товаров с целью определения того, мог ли обычный потребитель понимать, что покупает товар не у правообладателя, или мог ли он быть введен в заблуждение относительно свойств и качества товара, то есть о реальной возможности получения правообладателями доходов при продаже предпринимателем контрафактного товара, стоимость которого истцами приравнена к оригиналу, и возмещении убытков в виде упущенной выгоды в заявленном размере.
• Суды не учли, что стороны не конкурируют на одном и том же рынке (нарушитель создает очевидно неоригинальные контрафактные товары престижных брендов и продает их совершенно иному классу потребителей, чем те, кто покупает подлинное изделие); доказательств того, что правообладатель из-за контрафактных товаров напрямую теряет клиентов, готовых купить оригинальную продукцию, не представлено.
• Оценивая упущенную выгоду правообладателя, суду необходимо установить его неполученный доход, учесть, что он не будет в прямой зависимости от количества проданных контрафактных товаров, то есть не может быть рассчитан путем умножения стоимости оригинального товара на количество контрафактного реализованного товара.

Тарифы