+7 (495) 665 82 58
info@gardium.ru

/

+7 (495) 665 82 58
Личный кабинет

Highlights: патентный троллинг

110
0 комментариев
5 минут

О чем это?

В зарубежной доктрине патентными троллями называются компании, которые не производят и не продвигают собственный продукт, а получают патенты для целей подачи исков о нарушении своего исключительного права против фирм, уже использующих технологию. Другими словами, патентный троллинг — это бизнес по подаче исков, а не по продаже или производству чего-либо.

Защитим ваши интересы в СИП

Жертвами такой деятельности, как правило, становятся крупные успешные компании, специализирующиеся на разработке и продаже комплексных инноваций — товаров, имеющих в основе десятки патентоохраняемых объектов. Патентные тролли при этом действуют по следующей схеме. Они отыскивают в «патентном портфолио» компании пробелы — элементы комплексной инновации, не охваченные патентами инноватора. Затем тролли находят авторов подобных разработок и приобретают у них права на соответствующие объекты. Учитывая, что речь идет, как правило, о старых и неликвидных патентах, затраты оказываются минимальными. Наконец, они обращаются с требованием к компании-инноватору выплатить им значительные средства под угрозой инициирования дорогостоящего судебного разбирательства о нарушении исключительных прав.

Сущность института

В октябре 2016 г. американская Федеральная торговая комиссия (далее — Комиссия) выпустила доклад, посвященный так называемым организациям, защищающим патентные права (patent assertion entities, PAE, нейтральный синоним «патентных троллей») — компаниям, основной деятельностью которых является приобретение патентов в целях предъявления претензий к использующим соответствующие разработки субъектам.

Комиссия проанализировала деятельность 22 подобных организаций. Ей было установлено, что только за период с 2009 по 2014 гг. данные организации подали 3895 заявлений о патентных нарушениях и заключили около 2700 лицензионных соглашений. Их прибыль составила приблизительно $ 4 млрд. Жертвами деятельности PAE становятся, как правило, крупные успешные компании, специализирующиеся на разработке и продаже комплексных инноваций — товаров, имеющих в основе десятки патентоохраняемых объектов.

Комиссия выделила две группы PAE, которые реализуют различные бизнес-стратегии на инновационных рынках. Первая условно названа «портфельной». Такие компании изначально не предъявляют иск о нарушении исключительного права, а обращаются к производителю с предложением приобрести у него пакет лицензий, относящихся к конкретной сфере деятельности. Подобный пакет может включать в себя сотни, а то и тысячи патентов и стоить несколько миллионов долларов. «Жертва» может пойти на заключение такой лицензии, опасаясь, что при производстве конкретного товара нарушит какой-либо из многочисленных патентов.

Вторая группа условно названа «судебной». Такие организации сначала предъявляют к «жертве» иск о нарушении исключительного права. После чего начинают вести с ответчиком переговоры о заключении лицензионного соглашения. Ответчики в большинстве случаев принимают решение откупиться от тролля и заключают с ним соглашение. Лицензия обычно предоставляется в отношении не больше десяти решений. Цена не превышает $ 300 тыс.

Федеральная торговая комиссия обозначила следующие негативные последствия патентного троллинга. 

  • Во-первых, подобная практика накладывает на инноваторов дополнительные лицензионные и судебные расходы, не соответствующие ценности запатентованной технологии.
  • Во-вторых, дестимулирует стартапы и мелкие компании к участию в инновационной деятельности.

Основной сферой действий патентных троллей является рынок информационных технологий, электроники. По данным Комиссии, 88% патентов, которые выступали основной сферой для требований троллей, относятся к информационным технологиям, электронике.

Распространение в США явления патентного троллинга связано с несколькими причинами.

  • Во-первых, оно является оборотной стороной инновационного развития и повышения ценности интеллектуальной собственности.
  • Во-вторых, в США долгое время отсутствовала возможность взыскать в пользу выигравшей стороны судебные расходы (Ситуация несколько изменилась, когда в 2014 году в решениях по двум делам (Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 572 U.S. (2014); Highmark inc. v. Allcare health management 687 F. 3d 1300 (2014) Верховный суд США сформулировал позицию о том, что суды могут переложить на истца, подавшего «слабый», необоснованный иск о патентном нарушения, судебные расходы ответчика.), при том что участие в патентном споре обходилось сторонам недешево. В таком случае ответчикам было проще откупиться от троллей, чем вступить в судебное разбирательство.

В Европе патентный троллинг еще не приобрел такого массового характера, как в США. Между тем уже сейчас отмечается значительный рост активности троллей в ряде европейских стран, прежде всего в Германии.

В Германии, равно как и в большинстве других стран континентальной правовой семьи, победившая сторона спора может возместить значительную сумму своих расходов за счет проигравшей стороны. Таким образом, вступая в судебные споры с инноваторами в Европе, патентные тролли принимают на себя значительные риски. Вместо прибыли они могут получить лишь расходы. В то же время по некоторым другим параметрам немецкий правопорядок с позиции патентных троллей даже предпочтительней, чем американский. Так, немецкие суды (в отличие от американских) при установлении факта нарушения исключительного права патентообладателя до последнего времени практически в 100% случаев удовлетворяли его требование о запрете на дальнейшее использование патентоохраняемого объекта. Применение подобного способа защиты может блокировать деятельность ответчика. Даже если патент охватывает самый незначительный элемент продукта, нарушителю придется прекратить его производство и продажу. В таком случае для инноваторов оказывается весьма опасным вступать в судебные разбирательства с троллем. Особенно если они не уверены в отсутствии в их действиях нарушения.

В России патентный троллинг еще не приобрел массового характера. Между тем отдельные прецеденты уже имели место. По исходным параметрам российская система рассмотрения патентных споров ближе к немецкой системе.

Как применяется в сфере IP

С правовой точки зрения патентный троллинг представляет собой злоупотребление правом. В общем виде под злоупотреблением правом принято понимать избранную правообладателем форму осуществления субъективного гражданского права, противоречащую цели, ради которой соответствующее право было предоставлено субъектам, и причиняющую вред интересам иных лиц и общества в целом.

Предъявление патентообладателем требования о запрете на использование его изобретения подпадает под подобную формулировку при условии, что:

  • сам он не использует и не планирует использовать такой объект;
  • его целью является понуждение ответчика заключить лицензионное соглашение на крайне невыгодных условиях;
  • ответчиком выступает инновационная компания, которая внедряет собственные разработки и предлагает потребителям привлекательный продукт. В данном случае действия правообладателя противоречат функциям исключительного права по стимулированию коммерциализации РИД и, как следствие, обеспечению инновационного развития.

С принципами добросовестности и незлоупотребления правом соседствует еще один важный принцип — соразмерности мер защиты нарушению. Как отмечается в доктрине, данный принцип предполагает в первую очередь «соблюдение симметрии применяемого способа защиты нарушенного права доказанному нарушению, т. е. применение соразмерных мер реагирования государства на нарушения частного интереса по просьбе этого частного лица». В случае если способ защиты оказывается несоразмерным нарушению, в его применении должно быть отказано.

Исходя из изложенного, суды должны отказывать патентным троллям в исках о запрете на дальнейшее использование патентоохраняемого объекта правообладателем на основании ст. 10 ГК РФ.

Судебная практика Гардиума – кейсы

Тарифы

Анализ перспектив судебного спора
от 50 000 ₽
Заказать
Арина Ворожевич

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.
Преподаватель на кафедре гражданского права МГУ имени М.В. Ломоносова

Работала старшим преподавателем кафедры интеллектуальных прав МГЮА имени О.Е. Кутафина

Имеет значительный опыт в сфере работы в юридическом консалтинге, опыт работы инхаус-юристом

Являлась юристом-экспертом редакции журнала «Юрист компании»

Комментарии временно не доступны

Новое из раздела

Популярное

Ссылки на чужие произведения в интернете: нарушение или нет

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: взыскание компенсации за незаконное использование знака "Три кота" (СТС)

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Книга Ворожевич А. С. «Границы и пределы осуществления авторских и смежных прав»

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Роль негативных обязательств в IP

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Доктрина защиты законных ожиданий в деятельности Роспатента

Кристина Гучмазова
Кристина Гучмазова
IP Дайджест,

Проблема исков о ненарушении исключительных прав в РФ

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Защита фирменного стиля: практические аспекты

Алексей Абрамов
Алексей Абрамов
Споры,

Кейс: спор на 532 млн рублей

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Реестр фармакологически активных действующих веществ, защищенных патентами на изобретения

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Читать также

Trend: использование названия чужого произведения: нарушение или нет?

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Trend: аморальные и асоциальные товарные знаки

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: Ждун снова нуждается в защите — пародия, переработка или нарушение

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: географические названия в качестве товарных знаков

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,
Как придумать название бренда косметики

Как придумать название бренда косметики

Маргарита Булычева
Маргарита Булычева
Товарные знаки,
Как придумать свой бренд для ручной работы

Как придумать свой бренд для ручной работы

Дарья Полякова
Дарья Полякова
Товарные знаки,
Как успешно зарегистрировать товарный знак в 2024 году

Как успешно зарегистрировать товарный знак в 2024 году

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Как оформить вывеску на фасаде

Как оформить вывеску на фасаде

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Знак обслуживания как способ индивидуализации бизнеса в сфере услуг

Знак обслуживания как способ индивидуализации бизнеса в сфере услуг

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Как продавать на Wildberries

Как продавать на Wildberries

Дарья Полякова
Дарья Полякова
Товарные знаки,
Доменное имя как объект интеллектуальной собственности

Доменное имя как объект интеллектуальной собственности

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Споры,
Что такое слоган: как придумать и проверить самостоятельно

Что такое слоган: как придумать и проверить самостоятельно

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,