Роль негативных обязательств в интеллектуальной собственности

Дайджест №4, Highlight #1: Негативные обязательства (п. 6 ст. 393 ГК РФ)

Как обычно используются

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.

Получить консультацию

В соответствии с п. 6 ст. 393 ГК РФ негативные обязательства определены как обязательства по воздержанию должником от совершения определенного действия или поведения. В случае нарушения такого обязательства кредитор независимо от возмещения убытков вправе требовать пресечения такого действия, если это не противоречит существу обязательства.

Негативное обязательство, как правило, носит срочный характер.

Примеры негативных обязательств:

• воздерживаться от отчуждения своего имущества третьим лицам;
• не конкурировать с контрагентом в конкретном регионе;
• не заключать договор с конкретным лицом;
• воздерживаться от критики продукции.

Негативное обязательство не представляет собой ограничения правоспособности. При этом, однако, сделка, которая порождает негативное обязательство, может быть признана недействительной (в случае противоречия основам правопорядка и нравственности или по тем или иным специальным основаниям), если она влечет явно избыточное и непропорциональное ограничение свободы личности и экономической свободы.

Широкое распространение негативные обязательства получили в банковской сфере. Так, например, в кредитном договоре может быть предусмотрено негативное обязательство заемщика до полного возврата кредита не выступать поручителем по обязательствам третьих лиц, не передавать свое имущество в залог. В информационном письме Президиума ВАС РФ от 13.09.11 № 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре» (п. 9) сформулированы следующие условия допустимости таких обязательств:

• действия, которые обязался не совершать заемщик, должны быть в достаточной степени конкретизированы;
• обязанность их не совершать ограничена временными рамками;
• принятие заемщиком на себя такого рода обязательств было связано с получением имущественного блага — кредита.

Применение в IP

Негативные обязательства могут устанавливаться в различных соглашениях, заключаемых в IP-сфере. Такого рода негативные обязательства могут быть следующими:

• в договорах венчурного инвестирования (про венчурное инвестирование см. подробнее Дайджест № 3 рубрика «Highlights») между инновационным стартапом и инвестором: негативное обязательство стартапа не отчуждать в течение установленного срока исключительные права на патентоохраняемые объекты, программное обеспечение (ПО), ноу-хау; не заключать в отношении соответствующих объектов договоры исключительной лицензии. На случай нарушения таких обязательств может быть установлен штрафной опцион (см. Дайджест № 3 рубрика «Highlights»);
• в договорах, заключаемых правообладателями патентоохраняемых объектов, ноу-хау с производственными площадками (в рамках договоров подряда на производство высокотехнологичной продукции с использованием РИД заказчика); лицензионных договорах: негативные обязательства контрагента правообладателя не раскрывать третьим лицам техническую документацию, ноу-хау. На случай нарушения таких обязательств оправдано предусмотреть штрафную неустойку, так как доказывать убытки (их существенный размер) в такой ситуации может быть достаточно сложно;
• в договорах коммерческой концессии: обязательство правообладателя не предоставлять другим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории либо воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории; отказ пользователя от получения по договорам коммерческой концессии аналогичных прав у конкурентов (потенциальных конкурентов) правообладателя и другие ограничения, установленные в ст. 1033 ГК РФ;
• в лицензионных договорах: негативные обязательства лицензиатов не заключать соглашения с конкурентами правообладателя; не использовать РИД правообладателя (например, ПО) с РИД конкурентов (ПО, программные приложения и т. п.); не выходить на рынок с собственным инновационным продуктом.

Последняя группа негативных обязательств вызывает вопросы. Подобные условия могут быть признаны недействительными на основании ст. 169 ГК РФ (как противоречащие основам правопорядка) либо ст. 168 ГК РФ, ст. 10 ГК РФ (злоупотребление правом) в случае, если они противоречат целям инновационного развития; блокируют научно-технический прогресс в соответствующей сфере. Это будет актуально, когда приложения конкурентов обладают преимуществами в сравнении с программными продуктами правообладателя.

В судебной практике можно найти примеры, когда негативные обязательства лицензиатов признавались недопустимыми со ссылкой на Закон о защите конкуренции. Между тем такое решение спорно, так как в отношении действий по осуществлению исключительных прав установлены антимонопольные иммунитеты (см. Дайджест № 2, рубрика Cases).

Пример

Условия в лицензионном договоре, предметом которого является передача прав на использование ноу-хау и технической документации:

«1. Лицензиат обязуется в течение неограниченного времени не разглашать техническую документацию, полученную от Лицензиара, содержащиеся ней сведения <…>.

2. Лицензиат, допустивший разглашение технической документации, содержащихся в ней сведений, обязан уплатить Лицензиару неустойку в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей за каждый факт разглашения информации, а также возместить в полном объеме убытки, понесенные Лицензиаром в связи с разглашением указанных сведений».