+7 495 134 14 62
info@gardium.ru

/

+7 495 665 82 58
Личный кабинет

Устройство или комплект: логика судебных решений по патентам на полезную модель

Дайджест №4, Case #1: Решение Суда по интеллектуальным правам от 01.06.21 по делу № СИП-133/2021

История вопроса

В соответствии со ст. 1351 ГК РФ в качестве полезных моделей патентуются новые, промышленно применимые технические решения, относящиеся к устройствам. Вопрос, что следует понимать под устройством, до сих пор не получил однозначного решения ни в российской доктрине, ни в правоприменительной практике. В 2015-2016 гг. об этом велась активная дискуссия на страницах журнала Суда по интеллектуальным правам (СИП). Поводом послужило постановление президиума СИП по делу № СИП-926/2014. В рамках этого дела заявитель оспаривал правомерность отказа Роспатента в выдаче патента по заявке № 2013131362 на полезную модель «Система автоматического определения нарушений правил парковки».

Роспатент исходил из того, что признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели характеризуют средства, в совокупности представляющие собой распределенную информационную систему, части которой не находятся в конструктивном единстве. То есть входящие в состав системы видеокамера, электронно-вычислительное устройство и база данных находятся не в едином корпусе. Так, Роспатент заключил, что заявленное решение не является устройством применительно к положениям п. 1 ст. 1351 ГК РФ.

Заявитель это оспорил, указав, что в соответствии с признаками, содержащимися в независимом пункте 1 формулы полезной модели, видеокамера и электронно-вычислительное устройство находятся в:

  • конструктивном единстве, поскольку они соединены между собой (признак «стационарная поворотная видеокамера, соединенная с электронно-вычислительным устройством»);
  • функциональной взаимосвязи, поскольку они взаимодействуют между собой (признаки «видеокамера под управлением электронно-вычислительного устройства выполнена с возможностью автоматического циклического пошагового перемещения», «а также с возможностью передачи каждого изображения части зоны парковки в электронно-вычислительное устройство»).

СИП для разрешения этого дела пришлось даже обратиться за разъяснениями к ученым-правоведам.

В итоге суд поддержал позицию Роспатента, признав решение непатентоспособным в качестве полезной модели. Как отметил суд, такие продукты человеческой деятельности, как различные системы (инженерные системы, системы спутниковой связи, включающие сложные навигационные комплексы и др.), наборы, комплекты и т. п., не могут быть отнесены к устройству, так как представляют собой совокупность устройств, предназначенных для совместного использования. Объекты не находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, а их совместное использование не приводит к созданию нового устройства с новой функцией.

В целях определения заявленного объекта в качестве устройства необходимо установить критерии конструктивного единства и функциональной взаимосвязи в их совокупности. Совместное использование устройств не является достаточным признаком для признания их совокупности новым устройством.

В этом случае спорное техническое решение состояло из нескольких устройств, каждое из которых имеет свое собственное назначение: видеокамеры, формирующей изображение и передающей его в электронно-вычислительное устройство по проводному или беспроводному каналу, и самого электронно-вычислительного устройства с управляющей программой в памяти. Все эти средства являются самостоятельными устройствами. Возможность их использования в системе автоматического определения нарушений правил парковки обусловлена не конструкторской доработкой этих устройств, а использованием программного обеспечения (управляющей программы) в памяти электронно-вычислительного устройства.

Вопрос толкования понятия «устройство» вновь был поднят при рассмотрении заявления о признании недействительным решения Роспатента об отказе по заявке № 2014152195/28 на полезную модель «Система автоматической фиксации несанкционированного прохода через зону контроля» (решение СИП от 02.02.16 по делу № СИП-598/2015). Эту систему также признали непатентоспособной. Суд пришел к выводу, что «заявленное решение относилось к нескольким устройствам, а их совместное использование не приводит к созданию единого нового устройства, то есть не образует какую-то новую функциональность, выраженную в конструктивном единстве».

В анализируемом решении СИП также есть ряд значимых выводов относительно того, какие объекты можно, а какие нельзя признавать устройствами в контексте ст. 1351 ГК РФ.

Спор

Федосейкин П. П. подал в Роспатент заявку № 2019124344/10 на выдачу патента на полезную модель «Арочная шпалера для виноградника», совокупность признаков которой была изложена в следующей формуле:

«Арочная шпалера для виноградника в виде последовательных, частично перекрещивающихся продольных опорных дуг из упругих стержней, установленных под углом и смещением каждой отдельной дуги относительно общей продольной оси образуемой арочной шпалеры, с натянутыми и прикрепленными к дугам вдоль оси шпалеры, продольными проволоками в несколько ярусов относительно уровня земли, в результате чего формируется единая устойчивая двухплоскостная арочная шпалера для подвязывания лоз винограда, протяженность которой регулируется количеством используемых дуг».

Роспатент отказал заявителю в выдаче патента на полезную модель. Он исходил из того, что решение, охарактеризованное в формуле, не является охраняемым в качестве полезной модели в соответствии с п. 1 ст. 1351 ГК РФ. Решение представляет собой комплект невзаимосвязанных объектов, конструктивные элементы которых не находятся в функционально-конструктивном единстве.

Федосейкин П. П. обратился в СИП с требованием признать отказ Роспатента в регистрации полезной модели недействительным. Он указал, что заявленное решение является комплектом взаимосвязанных между собой элементов, собираемых на предприятии-изготовителе путем крепления проволоки к гибким дугам в определенных местах крепежными элементами, и находится в сложенном состоянии до установки на грунт. В процессе сборки на предприятии-изготовителе задаются параметры шпалеры: размер, форма, конфигурация, количество дуг и используемых ярусов проволоки. При этом различное количество используемых арок с проволокой, собранных на предприятии-изготовителе, обеспечивает впоследствии различную протяженность «арочной шпалеры» при ее последующей установке на грунте.

Книга в подарок
Дайджест
IP Дайджест для юристов

Новости и аналитика по интеллектуальному праву от д.ю.н. ежемесячно

Почему интересно

Судом были сформулированы следующие выводы:

  • собираемая на месте конструкция не считается устройством и не может охраняться как полезная модель;
  • чтобы изделие считалось устройством, оно либо не должно иметь составных частей, либо его детали должны быть соединены между собой сборочными операциями (свинчиванием, клепкой, сваркой, пайкой, склеиванием, сшивкой) на предприятии-изготовителе.

Позиция СИП

СИП встал на сторону Роспатента и отказал в удовлетворении требований заявителя. Он исходил из следующего:

  • Конструкция заявленной шпалеры образуется только при размещении (монтаже) указанных элементов на месте сборки, причем за счет выбора размера, формы, конфигурации дуг и количества используемых ярусов проволоки обеспечивается возможность видоизменения ее конструкции (в частности, протяженности) в зависимости от рельефа местности. При сооружении арочной шпалеры используются сборочные операции, применяемые для соединения отдельных деталей между собой (дуг и проволоки).
  • Заявленное решение представляет собой совокупность частей, образующих стационарное сооружение при их сборке на предварительно выбранной площадке и не соединенных на предприятии-изготовителе, то есть является комплектом невзаимосвязанных между собой элементов, из которых арочная шпалера возводится лишь в момент сооружения.
  • Между конструктивными элементами не прослеживается функционально-конструктивного единства, поскольку количество деталей этого устройства не влияет на его функциональное назначение, а значит их соединение не приводит к возникновению нового устройства, как правильно установил Роспатент.
  • Целесообразно принимать во внимание нормативные определения понятий «изделие», «деталь», «сборочная единица», «комплект», приведенные в ГОСТ № 2.101-2016 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Виды изделий». Деталь — это изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций; сборочная единица — это изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшиванием, укладкой и т. п.); комплект — это два и более изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями и представляющих набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение. Решение, охарактеризованное в формуле заявки № 2019124344, не является деталью и сборочной единицей, а представляет собой комплект.
  • Заявленное решение — комплект, предназначенный для возведения конструкции шпалеры, а не устройство в смысле положений п. 1 ст. 1351 ГК РФ, поскольку указанные связи между этими элементами, возникающие после их монтажа, не приводят к появлению нового устройства. В конструктивных элементах заявленного решения не прослеживается функционально-конструктивного единства.
Арина Ворожевич

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.
Доктор юридических наук, преподаёт на кафедре гражданского права МГУ имени М.В. Ломоносова, ранее работала старшим преподавателем кафедры интеллектуальных прав МГЮА имени О.Е. Кутафина и юристом-экспертом редакции журнала «Юрист компании»

Арина – автор и главный редактор ежемесячного IP...
Комментарии временно не доступны

Обращайтесь
к профессионалам!