Стратегия ответа на уведомление о результатах проверки товарного знака

Осуществляя экспертизу претендующего на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, Федеральная служба по интеллектуальной собственности может вынести предварительный отказ в получении свидетельства. Он направляется как уведомление, которое возможно преодолеть только с помощью мотивированного ответа.

Ирина Резникова

Старший партнер, патентный поверенный № 1947

Получить консультацию

Мотивированный ответ будет зависеть от основания, вынесенного в рамках предварительного отказа. Рассмотрим, каждое из них.

Роспатент обнаружил наличие тождественных или сходных до степени смешения товарных знаки

В первом случае это означает, что обозначения совпадают полностью, во втором – частично, но все равно ассоциируются друг с другом.

Для устранения такого препятствия следует проанализировать делопроизводство по мешающему знаку. Оно размещается на сайте ФИПС и ВОИС. Вполне вероятно, что этот товарный знак уже аннулирован и, соответственно, не может мешать вашей регистрации.

После этого рекомендуется проверка товаров и услуг, маркированных и одним и вторым обозначением – однородны ли они. Это позволит сохранить часть заявленных товаров и услуг, так как законодательство не запрещает регистрацию тождественных или сходных объектов интеллектуальной собственности по отношению к неоднородной продукции.

Пример из практики:

Владелец обозначения SEMPLICE планировал использовать его в отношении производства и продажи обуви, но Роспатент противопоставил ему товарный знак "Semplice семпличе", зарегистрированный для продвижения товаров. Отвечая на уведомление, заявитель сделал акцент на том, что данные услуги не являются однородными и сослался экономическую литературу вместе с Информационным письмом ФИПС от 23 декабря 2011 г. № 2 "О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ. Также в ответе на уведомление уточнялось, что конкурент использует свой знак с целью продвижения услуг сети итальянских ресторанов.

Дополнительно противопоставленные товарные знаки нужно сравнить по смысловым, визуальным и фонетическим характеристикам. Это может доказать, что они не будут смешиваться в глазах потребителя.

Пример из практики:

Роспатент обнаружил противопоставление претендующего на получение свидетельства обозначения «НЕГА СНЕГА» и уже существующего товарного знака «НЕГА», но в ответе на уведомление заявитель апеллировал тем, что они отличаются по количеству слогов, букв и слов, а также «СНЕГА» - намного длиннее и именно на нем слушатель концентрирует свое внимание.

Анализировалась и визуальная часть – один знак состоит из двух слов, другой – из одного. В дополнении заявитель отметил, что его знак не имеет конкретного значения, как второй, и является вымышленным словосочетанием.

Роспатент отмечает отсутствие различительной способности у обозначения

Под данным термином подразумевают свойство товарных знаков, позволяющее потребителю отличить продукцию одного производителя от аналогичной продукции другого, а не указывает на вид товара. Для данного препятствия существует два решения. Первое – подтвердить, что обозначение фантазийное, иными словами требует домысливания и вызывает разнообразные интерпретации. Например, слово отсутствует в словарях и справочных изданиях или имеет несколько значений.

Пример из практики:

Результаты проверки товарного знака «Софила» были отрицательные. Специалист ведомства указал, что оно не обладает различительной способностью по отношению к пищевым продуктам, поскольку считается наименованием ореховых сладостей, и добавил ссылку из Интернета. В свою очередь заявитель, отвечая на уведомление, сослался на то, что согласно информационному письму Роспатента от 9 сентября 2008 г. № 10/37-510/23 "Об использовании сведений из сети Интернет при экспертизе заявок на объекты интеллектуальной собственности" истинность информации на приведенной ссылке не подтверждается прочими ресурсами, а значит не может быть основанием для отказа в выдаче свидетельства. Кроме этого, слово «Софила» не нашлось ни в одном общедоступном источнике и поэтому его можно отнести к фантазийному.

Второе решение для подобной ситуации – подтвердить документально, что в результате долгосрочного и активного использования обозначение ассоциируется с компаний, которой оно принадлежит. Подтверждающими документами могут быть счета, накладные, выписки, договоры, рекламно-информационные материалы и прочее. Важно, что на них должен фигурировать претендующий на регистрацию товарный знак и они были датированы ранее, нежели была отправлена заявка.

Это удалось владельцу комбинированного обозначения «Алтайский дом туризма», который в ответе на уведомление ссылался на свой сайт и группы в социальных сетях, а дату размещения доказал с помощью веб-архива. Дополнительным аргументом стало участие во многих публичных мероприятиях, наличие партнерской сети и сотрудничество с рекламными агентствами.

Роспатент отмечает, что обозначение может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя или самого продукта

Таковым фактором будет считаться, если товарные знаки вызывают у потребителя представление об определенном качестве, месте происхождения или производителе, но это не соответствует действительности. В большинстве случаев такие ситуации бывают, если в обозначении фигурирует географическое название, но юридический адрес заявителя располагается в другом субъекте. Чтобы обозначение было принято к регистрации, необходимо доказать его связь с выбранным географическим названием либо опять же, что он фантазийный.

Пример из практики:

Товарный знак, содержал словесный элемент Siberiahome, а его заявитель располагался в Ставропольском крае и поэтому получил предварительный отказ в регистрации товарного знака в Роспатенте. Отвечая ведомству на уведомление, он сослался на п. 2.4 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (утв. приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39), который гласил, что определенное географическое название для одной категории товаров указывает на место их производства и нахождения производителя, а в отношении другой является фантазийным. Таким образом получается, Сибирь славится своей природой и значит для одежды будет фантазийным. Помимо прочего, Сибирь занимает больше 70 процентов площади нашей страны и административное деление в разные времена на всегда соответствовало географическим границам. По этой причине можно утверждать, что Сибирь имеет расширенное символическое восприятие. Финально, в ответе на уведомление заявитель привел примеры из судебной практики, в которых коллегия ВС РФ сочла приемлемой регистрацию обозначения «LONDON MALL», принадлежащего кипрской компании, и обозначения украинской компании «English Club».

По материалам издания «Гарант.ру»