НАДЁЖНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ФЕДЕРАЛЬНОМ МАСШТАБЕ

Стратегия ответа на уведомление о результатах проверки товарного знака

Осуществляю экспертизу претендующего на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, Федеральная служба по интеллектуальной собственности может вынести предварительный отказ в получении свидетельства. Он направляется как уведомление, которое возможно преодолеть только с помощью мотивированного ответа.

Мотивированный ответ будет зависеть от основания, вынесенного в рамках предварительного отказа. Рассмотрим, каждое из них.

Роспатент обнаружил наличие тождественных или сходных до степени смешения товарных знаки

В первом случае это означает, что обозначения совпадают полностью, во втором – частично, но все равно ассоциируются друг с другом.

Для устранения такого препятствия следует проанализировать делопроизводство по мешающему знаку. Оно размещается на сайте ФИПС и ВОИС. Вполне вероятно, что этот товарный знак уже аннулирован и, соответственно, не может мешать вашей регистрации.

После этого рекомендуется проверка товаров и услуг, маркированных и одним и вторым обозначением – однородны ли они. Это позволит сохранить часть заявленных товаров и услуг, так как законодательство не запрещает регистрацию тождественных или сходных объектов интеллектуальной собственности по отношению к неоднородной продукции.

Бесплатная проверка товарного знака на уникальность

Примером будет служить ситуация с обозначением SEMPLICE. Владелец планировал использовать его в отношении производства и продажи обуви, но Роспатент противопоставил ему товарный знак "Semplice семпличе", зарегистрированный для продвижения товаров. Отвечая на уведомление, заявитель сделал акцент на том, что данные услуги не являются однородными и сослался экономическую литературу вместе с Информационным письмом ФИПС от 23 декабря 2011 г. № 2 "О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ. Также в ответе на уведомление уточнялось, что конкурент использует свой знак с целью продвижения услуг сети итальянских ресторанов.

Дополнительно противопоставленные товарные знаки нужно сравнить по смысловым, визуальным и фонетическим характеристикам. Это может доказать, что они не будут смешиваться в глазах потребителя.

Так, регистрирующее ведомство обнаружило противопоставление претендующего на получение свидетельства обозначения «НЕГА СНЕГА» и уже существующего товарного знака «НЕГА», но в ответе на уведомление заявитель апеллировал тем, что они отличаются по количеству слогов, букв и слов, а также «СНЕГА» - намного длиннее и именно на нем слушатель концентрирует свое внимание. Анализировалась и визуальная часть – один знак состоит из двух слов, другой – из одного. В дополнении заявитель отметил, что его знак не имеет конкретного значения, как второй, и является вымышленным словосочетанием.

Роспатент отмечает отсутствие различительной способности у обозначения

Под данным термином подразумевают свойство товарных знаков, позволяющее потребителю отличить продукцию одного производителя от аналогичной продукции другого, а не указывает на вид товара. Для данного препятствия существует два решения. Первое – подтвердить, что обозначение фантазийное, иными словами требует домысливания и вызывает разнообразные интерпретации. Например, слово отсутствует в словарях и справочных изданиях или имеет несколько значений.

Подобная ситуация случилась с обозначением «Софила». Результаты проверки товарного знака были отрицательные. Специалист ведомства указал, что оно не обладает различительной способностью по отношению к пищевым продуктам, поскольку считается наименованием ореховых сладостей, и добавил ссылку из Интернета. В свою очередь заявитель, отвечая на уведомление, сослался на то, что согласно информационному письму Роспатента от 9 сентября 2008 г. № 10/37-510/23 "Об использовании сведений из сети Интернет при экспертизе заявок на объекты интеллектуальной собственности" истинность информации на приведенной ссылке не подтверждается прочими ресурсами, а значит не может быть основанием для отказа в выдаче свидетельства. Кроме этого, слово «Софила» не нашлось ни в одном общедоступном источнике и поэтому его можно отнести к фантазийному.

Второе решение для подобной ситуации – подтвердить документально, что в результате долгосрочного и активного использования обозначение ассоциируется с компаний, которой оно принадлежит. Подтверждающими документами могут быть счета, накладные, выписки, договоры, рекламно-информационные материалы и прочее. Важно, что на них должен фигурировать претендующий на регистрацию товарный знак и они были датированы ранее, нежели была отправлена заявка.

Это удалось владельцу комбинированного обозначения «Алтайский дом туризма», который в ответе на уведомление ссылался на свой сайт и группы в социальных сетях, а дату размещения доказал с помощью веб-архива. Дополнительным аргументом стало участие во многих публичных мероприятиях, наличие партнерской сети и сотрудничество с рекламными агентствами.

Роспатент отмечает, что обозначение может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя или самого продукта

Таковым фактором будет считаться, если товарные знаки вызывают у потребителя представление об определенном качестве, месте происхождения или производителе, но это не соответствует действительности. В большинстве случаев такие ситуации бывают, если в обозначении фигурирует географическое название, но юридический адрес заявителя располагается в другом субъекте. Чтобы обозначение было принято к регистрации, необходимо доказать его связь с выбранным географическим названием либо опять же, что он фантазийный.

Примером служит товарный знак, содержащий словесный элемент Siberiahome, а его заявитель располагался в Ставропольском крае и поэтому получил предварительный отказ в регистрации товарного знака в Роспатенте. Отвечая ведомству на уведомление, он сослался на п. 2.4 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (утв. приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39), который гласил, что определенное географическое название для одной категории товаров указывает на место их производства и нахождения производителя, а в отношении другой является фантазийным. Таким образом получается, Сибирь славится своей природой и значит для одежды будет фантазийным. Помимо прочего, Сибирь занимает больше 70 процентов площади нашей страны и административное деление в разные времена на всегда соответствовало географическим границам. По этой причине можно утверждать, что Сибирь имеет расширенное символическое восприятие. Финально, в ответе на уведомление заявитель привел примеры из судебной практики, в которых коллегия ВС РФ сочла приемлемой регистрацию обозначения «LONDON MALL», принадлежащего кипрской компании, и обозначения украинской компании «English Club».

По материалам издания «Гарант.ру»

Услуги и цены

Дешевле не бывает

Экспертное содействие
в подаче заявки

  • Классификация видов деятельности согласно МКТУ
  • Расчет патентной пошлины
  • Подготовка и подача заявки в Роспатент
Показать подробности
от 12 400 руб. , от 11 месяцев
Все включено

В стоимость входят услуги пакета "Дешевле не бывает", а также:

  • Оплата пошлин со скидкой 30%
  • Проверка по всем базам и закрытым реестрам
  • Доработка до уникальности (3 варианта)
  • Ведение делопроизводства, автоматизированное информирование о ключевых этапах и статусе проекта
  • Ответы на неограниченное количество запросов Роспатента
  • Оспаривание отказа в ППС
  • Ответ на входящую претензию или привлечение нарушителей к ответу в течение 1 года после регистрации
Показать подробности
от 58 300 руб. , от 11 месяцев
Форсаж 2.0
В стоимость входят услуги пакета "Всё включено", а также:

  • Ускоренная проверка по всем базам за 2 дня
  • Ускоренное получение свидетельства
  • Защита в ППС в случае оспаривания недобросовестным конкурентом в течение года после регистрации.
Показать подробности
от 296 900 руб. , от 2 месяцев
Комментарии временно не доступны
Книга в подарок
Книга в подарок

Товарный знак
для вашего бизнеса

Краткое руководство по товарному знаку как основному элементу брендинга вашей компании

Нам доверяют 12 000 клиентов

АО «Авиакомпания «Россия»
Группа компаний ПИК
АО «РЖД Логистика»
УАЗ
Газпром газомоторное топливо
ВТБ-Страхование
Акционерная Компания АЛРОСА
Лакталис Восток
Группа компаний «ХОМА»
Группа «СВЕЗА»
АО «Астрал СНГ»
President

Наши достижения

Почему выбирают нас:

  • 2 года подряд входим в рейтинг юридических фирм, лидирующих в области арбитражной практики
  • юристы патентно-адвокатского бюро "Гардиум" защитили активы клиентов на сумму 18 млрд рублей
  • являемся официально аккредитованным партнером Российского Экспортного Центра
  • входим в международную ассоциацию по товарным знакам INTA (ИНТА)
ТОП-10

в рейтинге Роспатента по количеству поданных заявок

16 лет

успешной практики
в России и за рубежом

12 000

довольных клиентов: «Газпром», «УАЗ», «ПИК»

17 000

зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности

Мы являемся частью консалтинговой группы WiseAdvice, которая оказывает услуги для развития бизнеса клиентов. Подробнее о консалтинговой группе

Специалисты бюро имеют опыт работы в Федеральном институте промышленной собственности, иных ведомствах и государственных органах.

Книга в подарок
Книга в подарок

Товарный знак
для вашего бизнеса

Краткое руководство по товарному знаку как основному элементу брендинга вашей компании