+7 (495) 665 82 58
info@gardium.ru

/

+7 (495) 665 82 58
Личный кабинет

Стратегия ответа на уведомление о результатах проверки товарного знака

1 288
0 комментариев
6 минут

Осуществляя экспертизу претендующего на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, Федеральная служба по интеллектуальной собственности может вынести предварительный отказ в получении свидетельства. Он направляется как уведомление, которое возможно преодолеть только с помощью мотивированного ответа.

Зарегистрировать товарный знак
Ирина Резникова
Ирина Резникова
Старший партнер, патентный поверенный № 1947

Мотивированный ответ будет зависеть от основания, вынесенного в рамках предварительного отказа. Рассмотрим, каждое из них.

Роспатент обнаружил наличие тождественных или сходных до степени смешения товарных знаки

В первом случае это означает, что обозначения совпадают полностью, во втором – частично, но все равно ассоциируются друг с другом.

Для устранения такого препятствия следует проанализировать делопроизводство по мешающему знаку. Оно размещается на сайте ФИПС и ВОИС. Вполне вероятно, что этот товарный знак уже аннулирован и, соответственно, не может мешать вашей регистрации.

После этого рекомендуется проверка товаров и услуг, маркированных и одним и вторым обозначением – однородны ли они. Это позволит сохранить часть заявленных товаров и услуг, так как законодательство не запрещает регистрацию тождественных или сходных объектов интеллектуальной собственности по отношению к неоднородной продукции.

Проверим товарный знак бесплатно за 30 минут

Поможем определить к чему относится ваша разработка: изобретения, полезная модель, другое

Пример из практики:

Владелец обозначения SEMPLICE планировал использовать его в отношении производства и продажи обуви, но Роспатент противопоставил ему товарный знак "Semplice семпличе", зарегистрированный для продвижения товаров. Отвечая на уведомление, заявитель сделал акцент на том, что данные услуги не являются однородными и сослался экономическую литературу вместе с Информационным письмом ФИПС от 23 декабря 2011 г. № 2 "О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ. Также в ответе на уведомление уточнялось, что конкурент использует свой знак с целью продвижения услуг сети итальянских ресторанов.

Дополнительно противопоставленные товарные знаки нужно сравнить по смысловым, визуальным и фонетическим характеристикам. Это может доказать, что они не будут смешиваться в глазах потребителя.

Пример из практики:

Роспатент обнаружил противопоставление претендующего на получение свидетельства обозначения «НЕГА СНЕГА» и уже существующего товарного знака «НЕГА», но в ответе на уведомление заявитель апеллировал тем, что они отличаются по количеству слогов, букв и слов, а также «СНЕГА» - намного длиннее и именно на нем слушатель концентрирует свое внимание.

Анализировалась и визуальная часть – один знак состоит из двух слов, другой – из одного. В дополнении заявитель отметил, что его знак не имеет конкретного значения, как второй, и является вымышленным словосочетанием.

Роспатент отмечает отсутствие различительной способности у обозначения

Под данным термином подразумевают свойство товарных знаков, позволяющее потребителю отличить продукцию одного производителя от аналогичной продукции другого, а не указывает на вид товара. Для данного препятствия существует два решения. Первое – подтвердить, что обозначение фантазийное, иными словами требует домысливания и вызывает разнообразные интерпретации. Например, слово отсутствует в словарях и справочных изданиях или имеет несколько значений.

Пример из практики:

Результаты проверки товарного знака «Софила» были отрицательные. Специалист ведомства указал, что оно не обладает различительной способностью по отношению к пищевым продуктам, поскольку считается наименованием ореховых сладостей, и добавил ссылку из Интернета. В свою очередь заявитель, отвечая на уведомление, сослался на то, что согласно информационному письму Роспатента от 9 сентября 2008 г. № 10/37-510/23 "Об использовании сведений из сети Интернет при экспертизе заявок на объекты интеллектуальной собственности" истинность информации на приведенной ссылке не подтверждается прочими ресурсами, а значит не может быть основанием для отказа в выдаче свидетельства. Кроме этого, слово «Софила» не нашлось ни в одном общедоступном источнике и поэтому его можно отнести к фантазийному.

Второе решение для подобной ситуации – подтвердить документально, что в результате долгосрочного и активного использования обозначение ассоциируется с компаний, которой оно принадлежит. Подтверждающими документами могут быть счета, накладные, выписки, договоры, рекламно-информационные материалы и прочее. Важно, что на них должен фигурировать претендующий на регистрацию товарный знак и они были датированы ранее, нежели была отправлена заявка.

Это удалось владельцу комбинированного обозначения «Алтайский дом туризма», который в ответе на уведомление ссылался на свой сайт и группы в социальных сетях, а дату размещения доказал с помощью веб-архива. Дополнительным аргументом стало участие во многих публичных мероприятиях, наличие партнерской сети и сотрудничество с рекламными агентствами.

Роспатент отмечает, что обозначение может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя или самого продукта

Таковым фактором будет считаться, если товарные знаки вызывают у потребителя представление об определенном качестве, месте происхождения или производителе, но это не соответствует действительности. В большинстве случаев такие ситуации бывают, если в обозначении фигурирует географическое название, но юридический адрес заявителя располагается в другом субъекте. Чтобы обозначение было принято к регистрации, необходимо доказать его связь с выбранным географическим названием либо опять же, что он фантазийный.

Пример из практики:

Товарный знак, содержал словесный элемент Siberiahome, а его заявитель располагался в Ставропольском крае и поэтому получил предварительный отказ в регистрации товарного знака в Роспатенте. Отвечая ведомству на уведомление, он сослался на п. 2.4 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (утв. приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39), который гласил, что определенное географическое название для одной категории товаров указывает на место их производства и нахождения производителя, а в отношении другой является фантазийным. Таким образом получается, Сибирь славится своей природой и значит для одежды будет фантазийным. Помимо прочего, Сибирь занимает больше 70 процентов площади нашей страны и административное деление в разные времена на всегда соответствовало географическим границам. По этой причине можно утверждать, что Сибирь имеет расширенное символическое восприятие. Финально, в ответе на уведомление заявитель привел примеры из судебной практики, в которых коллегия ВС РФ сочла приемлемой регистрацию обозначения «LONDON MALL», принадлежащего кипрской компании, и обозначения украинской компании «English Club».

По материалам издания «Гарант.ру»

Тарифы

Сервис онлайн-регистрации
в Роспатенте
от 18 900 ₽
Подать заявку
Регистрация с гарантией
-30% на госпошлины
от 69 000 ₽
Узнать условия
Ускоренная регистрация с гарантиями
в 5 раз быстрее
138 000 ₽
Подробнее
Ирина Резникова

Ирина Резникова

Старший партнер, патентный поверенный № 1947
20 лет опыта в сфере интеллектуальной собственности, арбитражного судопроизводства и корпоративного права. Возглавляла правовое управление в топ-5 лизинговых компаний России. Лидер по взысканию компенсаций за незаконное использование товарных знаков.
Комментарии временно не доступны

Новое из раздела

Популярное

Читать также

Как правильно выводить новый продукт на рынок

Как правильно выводить новый продукт на рынок

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Географическое указание: кто будет проводить экспертизу

Географическое указание: кто будет проводить экспертизу

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Материальная сущность товарного знака

Материальная сущность товарного знака

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Преимущества известного товарного знака

Преимущества известного товарного знака

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Фальшивые франшизы – торговля поддельным товарным знаком

Фальшивые франшизы – торговля поддельным товарным знаком

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Значение защищенности товарного знака

Значение защищенности товарного знака

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Торговый знак в сознании потребителей и производителей

Торговый знак в сознании потребителей и производителей

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Регистрация товарных знаков, содержащих географические названия

Регистрация товарных знаков, содержащих географические названия

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Шесть уровней ассоциации клиента вашего товарного знака

Шесть уровней ассоциации клиента вашего товарного знака

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Недобросовестная конкуренция в контекстной рекламе

Недобросовестная конкуренция в контекстной рекламе

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Франчайзинг: как осуществить регистрацию предоставления права использования товарного знака?

Франчайзинг: как осуществить регистрацию предоставления права использования товарного знака?

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Внесение товарного знака в ТРОИС: преимущества процедуры

Внесение товарного знака в ТРОИС: преимущества процедуры

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,